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澳大利亚高等法院将专利权用尽原则引入法律

2020年11月12日，澳大利亚高等法院就墨盒供应商精工爱普生（Seiko Epson）与墨盒再制造商Calidad之间旷日持久的专利侵权案件作出了裁决，并对专利权人的权利进行了重大限制。在Calidad诉爱普生案的裁决中，高等法院将专利权用尽原则纳入澳大利亚法律中，从而限制专利权人爱普生阻止其墨盒在销售后被再制造的权利。

高等法院以4票支持、3票反对的表决结果通过了上述裁决，驳回了长期以来存在的一种观点——将“默示许可”原则作为协调专利权人和专利发明产品购买者之间权利的方法。多数票结果提供了清楚的陈述，专利权人的权利对体现其发明的产品的控制权在产品首次销售给消费者时就已经完全用尽。

这一裁决与美国法院和欧洲法院的做法一致，但与英国的判例法有很大不同。

Calidad获得特别许可，可以对联邦法院全席法庭的裁决提起上诉。全席法庭此前裁定Calidad提供的回收后重注墨水的打印机墨盒侵犯了爱普生的两项专利。高等法院的裁决推翻了联邦法院全席法庭以及联邦法院的一审裁决，认为重注的墨盒未侵犯爱普生的专利。

这是对再制造行业的一项重要裁决，高等法院裁定，在将墨盒首次出售给消费者之后，爱普生就不再享有与该墨盒相关的专利权。另外，对回收的空墨盒进行重新填充和重新编程的过程并不能等同于该专利发明的新实施例。

案件背景

Calidad通过其分包商Ninestar收购消费者使用过的空的爱普生墨盒，将其重新注满墨水并作为购买新爱普生墨盒的替代品出售。此过程涉及几个步骤，包括刺破墨盒、重新加注墨水、重新密封墨盒并更换或重写存储芯片以指示墨盒已满。爱普生的专利与存储芯片上的电路设计有关，该公司指控Calidad在修改和重装墨盒的过程中侵犯了其专利。在联邦法院一审中，大法官伯利（Justice Burley）认为已经出售的墨盒受允许使用产品涵盖的发明的默示许可约束，默示许可允许对某些类型的墨盒进行修改，但Calidad对其他类型的墨盒进行的修改过多以至于终止了默示许可并构成侵权。

Calidad和爱普生均向联邦法院全席法庭提起上诉。全席法庭也考虑与墨盒有关的默示许可问题，但重点是该许可的范围，而不是Calidad的行为是否终止了该许可。全席法庭的多数法官都认为，重注任何一种墨盒的过程都构成了该发明的新实施例，因此无法被默示许可涵盖。全席法庭认定Calidad的所有再制造活动均构成侵权。

高等法院驳回默示许可理由

为了使专利权与个人财产基本法相一致，通常采用了两种基本方法——默示许可原则和权利用尽原则。两种原则都试图解决专利权人对一项发明的专有权与购买者按自己的意愿处理产品的权利之间的矛盾。

首席大法官基夫（Kiefel）和大法官贝尔（Bell）、基恩（Keane）等列出了每种方法的发展和优势。在澳大利亚，自1900年代初以来，有关转售专利产品的法律基本上没有发生变化，高等法院和枢密院在National Phonograph Co of Australia Ltd诉Menck一案（简称Menck案）中的裁决也遵循这些法律。

在Menck案中，高等法院赞成以下观点：那些体现专利发明的产品的购买者享有绝对权利，可不受限制地按其意愿处置财产。专利权人控制发明的销售或使用（体现在产品中）的垄断权在专利权人首次销售产品时即已用尽（用尽原则）。

枢密院认同专利产品的购买者收到的产品带有默示许可，即他们可以按自己的意愿自由处置该产品。专利权人可以通过向购买者发出关于任何限制的充分通知来修改该默示许可的条款，但是这些限制并不适用于该产品，并且仅适用于后续购买者（在其已经收到通知的情况下）。

法官指出，160多年来，用尽原则一直是美国的首选做法，尤其是美国联邦最高法院最近对Impression Products Inc诉Lexmark International Inc一案作出的裁决。在该案中，法官认定Lexmark International Inc在墨盒出售后无法保留其专利权，因为该产品“不再属于其垄断范围内”。

在考虑是否应在澳大利亚案件中采用类似的原则时，大多数法官强调《1990年专利法》的公共政策目标是“通过技术创新促进经济发展”，并提供一个能够对技术的生产者、所有者和使用者以及公众的利益进行平衡的专利制度。

法官认为用尽原则最符合实现这些目标的需求，并指出：

“用尽原则具有逻辑性、简洁性和与法律原则一致等优点。它易于理解并且与尊重动产和所有人使用动产权利的普通法基本原则相一致。同时，这并不妨碍专利权人对专利产品在销售后的使用施加限制和条件，但是必须只能以常规方式通过谈判实现这些限制和条件，并根据合同法或公平原则予以执行。”

相反，默示许可原则基于法律假设，并且在操作和效果上非常复杂，尤其在产品已被多次转售的情况下。因此，可能会造成混乱和不确定性。

法官强调，用尽原则完全符合《专利法》第13（1）条中规定的专利权人“利用”其发明的专有权。该条款对“利用”的定义没有规定专利权人的权利可延及消费者购买后的产品。法官还认为制造某产品的专有权与制造能够体现该发明的新产品有关，并且不受已售出的任何既定产品的专利权用尽的影响。同样，专利权人有权拒绝其他人使用其发明，但前提是专利权人持有能够体现其发明的产品。

因此，根据多数法官的结论，在澳大利亚采用用尽原则并不矛盾。

修改是否侵权

高等法院明确表示，在不考虑默示许可的情况下，确定修改或再制造产品是否侵犯专利的正确方法是确认修改或再制造的产品是否等同于受保护发明的新实施例。法官强调，这个问题必须参考权利要求的细节而不是再制造产品本身的质量来回答。专利权人对产品应如何使用的期望（例如，是否为一次性使用）与此分析无关。

接下来要考虑的问题是，Calidad对墨盒的重注和重新编程是否足以构成爱普生发明的新实施例。高等法院认为全席法庭错误地回答了该问题，因为它以爱普生最初提供的产品的用途为参考，而没有参考权利要求的范围。

与全席法庭的调查结果截然相反，高等法院法官发现Calidad所做的修改不涉及复制爱普生专利所主张的零部件或特征。同样，对现有存储芯片进行重新编程并不等于制造新产品，即使是集成电路板组件的拆卸和更换也不等于制造了该发明的新实施例。电路板和端子的特殊布局是专利权利要求的基本特征。但是，由于Calidad仅拆卸了电路板，并用同样取自爱普生原装墨盒的其他电路板进行替换，因此Calidad从来没有创造出属于这种权利要求的新实施例。最终，高等法院认定所有修改均符合产品拥有者的权利，并且未侵犯爱普生的专利。

要点回顾

高等法院第一次宣告专利权人对专利产品的权利在出售给消费者时即完全用尽。

只要不构成制造某发明的新实施例，专利产品的拥有者有权根据自己的意愿对产品进行任意修改或修复。

重要的是，评估修改是否等于制造发明的新实施例应参考发明的权利要求的细节，而不是产品的原始功能。（编译自www.lexology.com）

翻译：王丹　校对：罗先群