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品牌保护专家建议企业仔细检查商标保护范围

品牌保护专家表示，鉴于伦敦高等法院最近的裁决，企业应仔细检查自己的商标保护范围。

2020年夏，高等法院法官责令商标纠纷案的“赢家”自己承担150万英镑的诉讼费。该费用是对胜诉企业指定过于宽泛的商品和服务的制裁。

商标专家弗洛里安．特劳布（Florian Traub）表示：“在法院作出这项裁决后，如果商标指定的商品或服务的范围过广，提起诉讼将面临风险——不仅商标被部分宣告无效，而且在诉讼费方面法院会对商标所有人下达不利的命令。”

此案涉及英国电信提供商Sky和美国云迁移软件供应商SkyKick。Sky起诉SkyKick侵犯其5个英国和欧盟商标。SkyKick对Sky商标的有效性提出异议，并称这些商标属于恶意注册，理由是其涵盖的商品和服务类别过于广泛，故应被撤销。

早在2020年1月，欧洲法院就该领域涉及的法律问题作出澄清，指出如果商标的注册申请人违背诚信做法蓄意损害第三方的利益，或不针对具体的第三方而是出于商标功能之外的目的获取专有权，不打算在指定的商品和服务上使用商标的注册申请将被视为“恶意”，商标应被撤销。

伦敦高等法院在Sky案中参考了欧洲法院的裁决，认定Sky蓄意为一些商品和服务（不打算将商标用于此类商品和服务）注册商标，因此宣告Sky在“计算机软件”和“数据存储”类别的商标无效。

特劳布表示：“企业不仅为核心商品和服务寻求商标保护，还将权利延伸至不相关的商品和服务，以期阻止直接竞争者和任何想利用其品牌声誉的人使用相关标志。在此之前，这种做法都是完全合法的。”

知识产权法专家伊恩．康纳（Iain Connor）表示：“鉴于最新的裁决，商标所有人在英国提起诉讼前应进行反思，否则会面临诉讼费制裁。”

特劳布表示，商标所有人或许想“理清头绪”，为未来的执法行动做准备。“该过程需要审查对企业至关重要的每个商标注册的范围。”

特劳布还指出，高等法院对Sky诉SkyKick一案的裁决强调了在发布新的品牌前进行检索的重要性。

SkyKick辩称，法院应考虑其为避免违反禁令而重塑品牌面临的财务负担，因此法院不应批准禁令，但法院不同意。禁令对SkyKick的影响“很大程度上是SkyKick自己造成的”。原因之一是“SkyKick没有进行国际商标检索”。

“在进行企业扩张前，发布新产品或服务或进入另一个司法管辖区应进行‘经营自由’检索，以确保使用品牌名称时不会面临阻碍。早期检索可以节省大量时间和成本，可以在检索不明确的情况下寻找其他品牌名称。跨多个辖区和行业进行检索可能会很昂贵，因此确定适当的检索范围至关重要。”

高等法院的裁决并不是最终定论。Sky和SkyKick都可以对侵权和恶意裁定提起上诉。上诉法院可能将在2021年后半年审理该问题。（编译自www.pinsentmasons.com）

翻译：罗先群　校对：王丹