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蒂芙尼与好市多商标大战出现反转

尽管在地方法院相对快速地赢得了胜利，但是关于好市多（Costco Wholesale Corp.）赔偿蒂芙尼（Tiffany＆Co.）2100万美元的裁决短期内不会被执行。美国联邦第二巡回上诉法院在2020年8月17日以“3票支持0票反对”的判决推翻了地区法院对蒂芙尼案的裁决，认为该法院对事实性问题作出了不当裁决，这些问题本应由陪审团决定。

蒂芙尼与好市多之间的纠纷始于2012年，当时知名的高档珠宝供应商蒂芙尼发现好市多将“Tiffany”商标用在销售点的标识上以售卖某些“无品牌”的钻石戒指。蒂芙尼要求好市多停止使用“Tiffany”商标销售其戒指，好市多照办。好市多还通知了此类戒指的购买者其使用“Tiffany”仅表示戒指具有蒂芙尼的设计风格，并提醒客户他们可以随时退回戒指。尽管如此，蒂芙尼仍然以商标侵权和假冒为由起诉了好市多。作为回应，好市多坚持其对“Tiffany”商标的使用属于描述性合理使用。

根据简易判决，地方法院裁定蒂芙尼已经确立责任，作为一项法律问题，好市多合理使用的抗辩理由失败。在对损害赔偿金进行审定后，法院判好市多赔偿蒂芙尼超过2100万美元。

好市多随后提起上诉。在上诉中，第二巡回法院撤消了地方法院的裁决。尽管认为应该对地方法院的事实裁决给予“相当大的尊重”，但第二巡回法院裁决的关键在于，这种尊重并不能扩大地方法院在即决判决阶段作出事实裁决的权限。相反，第二巡回法院强调地方法院只有在“对非动议申请方有利的无争议证据和合理推论仅支持一个结论等”的情况下，才能对即决判决作出事实裁决。

根据这一标准，第二巡回法院认为地方法院不当驳回好市多的反驳证据，只考虑到蒂芙尼证据的有效性。首先，第二巡回法院似乎更相信好市多的说法，即一个公正的陪审员可以发现，在好市多的3300多个戒指销售案例中只有6个实际混淆的例子，这个比例非常小。其次，更重要的是，第二巡回法院指出，好市多公司提出了反驳的专家证词，即蒂芙尼的消费者调查存在缺陷，至少其调查的消费者当前对购买钻戒并没有兴趣，并且使用了人为的、有偏见的外部刺激而忽略了销售点的现实情况。

除此之外，第二巡回法院还发现蒂芙尼并未最终证明好市多怀有恶意。该法院强调，公正的陪审员可以发现，好市多努力模仿蒂芙尼戒指的“有用但不受保护的属性”，并且“好市多承认其有意出售与蒂芙尼首饰相似的产品，但不是故意仿冒蒂芙尼的首饰——这不足以证明在蒂芙尼提起的商标侵权诉讼中好市多存在恶意行为”。

最终，第二巡回法院允许好市多基于合理使用理由进行抗辩——地方法院正是基于该理由认定其为恶意而作出裁决。正如第二巡回上诉法院所解释的那样，“在同一个产品类别中，一个单词既是来源标志又是描述性词语，这本身并无荒谬之处……简单来说，即被告已将一个词语注册为商标并用于特定行业并不能阻碍陪审团认定该词语在同一行业中具有描述性用途。”

双方是否会继续进行商标之战仍有待观察。不过，无论如何，第二巡回上诉法院的裁决可能会对品牌所有者、涉嫌侵权者和从业者产生重要的影响。

首先，法院认定某一特定词语既可以作为商标使用，又可以在同一个行业内合法地单独用于描述性目的，这可能会引发关于描述性词语的可保护性的进一步争议。其次，该裁决强调了关于假冒的诉求与描述性合理使用抗辩之间的关系，并指出，如果被告可以证明“其使用的名称虽然与注册商标相同，但并不是作为商标使用”，判其实施假冒行为可能是不适当的。第三，这种观点进一步强调，仅仅模仿不受保护的产品的特点并不能被确定为恶意。因此，诉讼当事方在进行侵权分析时应注意区分受保护的元素和不受保护的元素。

最后，第二上诉巡回法院明确指出，“在大多数案件中，上诉法院应重新审查地方法院对每个‘混淆可能性’因素的决定及其对这些因素的最终权衡情况”，并且审查其根据已提交的证据进行权衡而作出简易判决是否适当。因此，即使非动议申请方拒绝提交积极证据，而只是简单地挑战动议申请方证据的分量，地方法院可能也会更加谨慎地作出即决判决。（编译自www.lexology.com）

翻译：王丹　校对：罗先群