专利池拥有公司在美国向USITC 提专利诉讼受挫 - 杭州君度专利代理事务所

专利池拥有公司在美国向USITC 提专利诉讼受挫

作者:admin     发布时间:2012年2月7日

背景

     PPC 曾经在佛州,科州及威州提出专利侵权告诉。在佛州被告Arris被判侵权;在科州PPC的控告ICM(与Arris有关),PPC 亦胜诉。因此Arris 与PPC签了专利授权合约。PPC 授权合约中,授权专利池中包含对Arris提出告诉的美国专利;在威州诉讼案中是用另一专利对第三方提出告诉。

   后来PPC 向USITC 用告Arris 的同一专利向进口CoaxilCable Connector的多家公司提出侵权告诉,禁止其它公司进口Coaxial Cable Connection 入美国INV 337-TA- 650. USITC 经过调查否决PPC的申请。PPC 不服,向联邦上诉法院提出上诉,上诉法院维持USITC 的决定。

讨论
 
      在337法条下,原告必需证明其在美国市场上受到伤害。原告在美国有市场可由三个方面中任何一个条件来证明在美国原告已有:

1)显着的投资于工厂及生产设备。

2)在美国雇用不少数目的员工及对该产品投入提供资本。

3)积极的投入开发;包括设计,研究发展或授权。

      对于许多专利池拥有公司(俗称专利蟑螂)要在 USITC 提出337侵权诉讼,第一及第二条件通常不适用,只有第三条适用。当初对USITC立法中只有第一及第二条件规定,第三条是美国国会1990年为照顾美国中小企业及个体发明人而加设的。美国国会考虑小企业及个体发明人拥有专利,商标及其它知识产权,但这些公司及个体限于规模并无法实际拥有工厂,设备或资本来发展其发明;通过加上第三条条件也可以保护小公司及个体防止国外侵权产品进入美国。但第三条的副作用是结果专利池公司也利用这条新法条在USITC提出诉讼;这些专利池公司买了些专利,本身并不会从事相关产品生产。唯一的目标是用专利诉讼来收取权利金。在两年前美国最高法院判例中,针对专利池公司(非生产涉案专利相关产品公司)不得轻易要求法院提出禁止被告销售禁令。一般侵权关司在联邦法院中至少要打个3-5年。如果上诉再走个2-3年。专利池公司无法轻易拿到禁销令,要等到3-5年打赢官司后才看到结果;所以许多专利池公司转向USITC提出诉讼。这也是为什么近几年USITC诉讼案直线上升原因之一。USITC不接受PPC申请,而且上诉法院也同意。

      根据事实,PPC虽然连赢两场诉讼官司,但证据显示PPC并没投入研究开发,也没有工厂生产设备,打官司前也没有针对涉案专利做授权的工作,完全是先提告诉再说。Arris 也是在官司败诉后才不得不与PPC签下授权合约。因此USITC及联邦上诉法院认定PPC不符合第三条件。
 
结论

      PPC一案的结果是要求专利拥有人(专利池公司)到USITC提出诉讼前,得事先对外从事专利授权先决动作. 但授权不成功可能是专利拥有人要的条件太高或不合理,一致别人无法接受。在这情形下,专利拥有者是否已经满足提供授权的先决要求呢?但USTIC在PPC一案中并未提到或讨论这些问题;只要求专利拥有者有提供授权授权的动作。这对专利池公司是不难做到。所以在未来,专利拥有人或专利池公司在USTIC 提出337诉讼只会增加很快。