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OPPO在德国联邦专利法院的胜利可能对诺基亚带来巨大影响

背景：诺基亚和OPPO之间的标准必要专利（SEP）许可纠纷由来已久（自2021年7月起）。在该芬兰公司宣布打算对中国法院的FRAND判决提出上诉后，双方达成和解的前景似乎变得黯淡。诺基亚的禁令会迫使OPPO退出德国市场，但OPPO认为，与之前协议到期续约时屈服于其拒绝的专利费要求相比，这样做的代价要小一些。

最新消息：德国两起OPPO诉诺基亚案（一起在慕尼黑，一起在曼海姆）有可能在几个月内下达并执行禁令。其中一起案件似乎已无悬念，但2024年1月16日，德国联邦专利法院（Bundespatentgericht）出现了转机，维持了OPPO关于“基于调度信息有效性的专用信息传输”的第EP3445093号专利。

直接影响：慕尼黑第一地区法院第七民事庭已中止了对第EP3445093号专利的侵权诉讼，因为它认为该专利对5G至关重要，但有可能被宣告无效。诉讼程序将很快恢复，除非诺基亚能让法院相信其观点本质上是错误的（或从目前的角度来看是错误的），否则法院将发布禁令，除非诺基亚在其FRAND抗辩中获胜，在另一起案件中，OPPO就关于“无线通信方法、网络设备和终端设备”的第EP3624524号专利主张权利，曼海姆地区法院于2024年4月9日举行了听证会。在听证会上，该专利可能不再是标准必要专利，但也可能存在有理有据的侵权主张，在这种情况下，法院将在不考虑FRAND抗辩的情况下发布禁令。如果OPPO只获得其中一个潜在的德国禁令，或可能同时获得两个禁令，那么诺基亚可能宁愿根据中国的FRAND裁定进行和解，也不愿冒业务中断的风险。

更广泛的影响：OPPO的知识产权部门在多个司法管辖区的许可纠纷中表现出了老练的战略眼光，而公司在德国的前几项禁令后没有屈服，整体上表现出了强大的实力。这对长期以来在专利执行方面一直处于领先地位的诺基亚来说是不可预见的。和解将使双方能够专注于更有成效的工作。

OPPO可能会对诺基亚打出一记“幸运拳”，甚至在短时间内接连打出两拳，这并不是因为纯粹的运气，而是因为坚定性和战略的完美结合。

媒体ipfray尊重这两家公司，尤其是它们的知识产权部门。对于知识产权网站来说，这是一次有趣的“巨人之战”。但现在看来，再打1年或更长时间的官司能否为诺基亚带来合理的利润，这很值得怀疑。

两家公司都对各自对手的一些专利造成了致命打击。然而，鉴于OPPO将成为纯粹的许可方，诺基亚面临着更大的压力，必须获得决定性的筹码，在防御性案件中的失利是不可取的。几个月前，诺基亚似乎还能抵御OPPO对其专利提出的所有反诉，包括一些从华为独家授权的专利（根据德国法律赋予的资格）可能是最大的希望。但最近德国联邦专利法院维持了OPPO对诺基亚执行的5G SEP授权，慕尼黑第一地区法院第七民事庭（主审法官Oliver Schoen）在去年的全面审理后，显然认为该案至关重要（因此中止审理，而不是对被告作出最终判决）。

与4G（LTE）相比，第EP3445093号专利减少了5G通信的开销。此前，即使在给定单元中的设备（即连接到给定基站的设备）都不需要的情况下，也会周期性地发送整套系统信息。OPPO的发明通过提供所选系统信息的调度信息可以被识别为有效的可能性来对此进行优化。如果相关系统信息没有用处，就不再传输该信息。

慕尼黑法院于2023年4月20日开庭审理，并定于2023年5月25日作出判决。就在预期的宣布日前3天（此时的意见即使不是100%最终意见，也很有可能已经达到99%），联邦专利法院发表了初步意见，称该专利将无法克服一个（但一个就足够了）现有技术参考文献（所谓的证据K2），无效性合议庭认为，根据常识，该参考文献使得所主张的发明是显而易见的。在此背景下，慕尼黑法院显然不会下达禁令，它暂缓审理此案，等待平行无效诉讼的结果。

此后，联邦专利法院开庭审理了此案，并像往常一样在庭审结束后作出了裁决。五人合议庭的初步倾向已经给了OPPO一些希望。虽然法院重申了初步评估中阐述的观点，但OPPO的一项辅助请求（经修改的权利要求）被认为是有价值的。在听取了双方律师关于专利授权形式以及各种可能的权利要求修改的意见后，联邦专利法院在午餐休息时间对现有技术参考文献K2的影响进行了重新考虑。这重新引发了关于是否应维持专利原始形式的争论，这也是最终发生的情况。

这一系列事件表明，OPPO在去年春天的侵权案中胜券在握。如前所述，当时的侵权裁决必须是最终裁决或至少接近最终裁决。如果法院当时已经找到了以非侵权为由驳回申诉的理由，它就会公布已经撰写的判决，而不是中止诉讼。

FRAND是另一个问题。即使侵权法庭认为诺基亚的FRAND抗辩有理，它也会中止案件的审理，因为FRAND只是对禁令救济的抗辩，并不能解决损害赔偿请求。在这一点上，考虑到近年来慕尼黑SEP案件的被告记录（甚至可以追溯到Sisvel诉海尔案的准备阶段），ipfray指出，如果诺基亚在本案中的FRAND抗辩获胜，将带来很大的不同。

当专利被修改时，有必要进行新的侵权分析。在本案中，权利要求并没有改变，虽然ipfray对德国侵权和无效程序之间缺乏协调提出了批评（根据联邦法院的指导方针，一项专利在狭义权利要求解释的基础上被视为有效，但在广义权利要求解释的基础上却被强制执行，这种情况是难以置信的），但德国法律并不要求慕尼黑法院分析联邦专利法院支持专利的理由。

在德国另一起对诺基亚构成禁令救济威胁的OPPO诉诺基亚案中，问题不在于FRAND，而在于被诉SEP（第EP3624524号专利）是否因额外的权利要求限制而成为非SEP，如果是，是否仍然侵权。

为了澄清其中的逻辑，如果产品在广告中被宣传为实施了某一标准，而被诉专利被认为是该标准的关键部分，那么德国的侵权指控就有了充分的理由。在相当于举证责任倒置的情况下，被告必须证明其在被诉产品中并未实际执行该部分标准，而这种情况很少发生。由于德国没有审前证据开示制度，因此复杂技术产品的内部运作所造成的侵权行为并不总是能被识别出来，但当涉及通信协议时，截获信息有时是制定强有力的权利要求表的一种手段。例如，爱立信于2022年在慕尼黑就WhatsApp的iOS版本提起了非SEP侵权诉讼（被告是苹果公司，而非Meta）。

曼海姆地区法院已于2024年4月9日审理此案。此前，该法院希望等待无效判决后再作出裁决。如果该专利是一项非SEP专利，但已被侵权，那么就不存在FRAND抗辩，问题是诺基亚是否可以绕过该专利。

根据ipfray的评估，被完全确认的5G SEP（第EP3445093号专利）是一颗潜在的“银弹”，而被缩小范围的第EP3624524号专利则有点悬而未决，当没有误差余地时（当然，除非已经有了变通策略），这就会让人感到不适。

如果说之前在联邦专利法院的5位法官面前解决争议的时机还不成熟，那么现在可能已经成熟了。在这种情况下，德国的专利法最终会促成和解，而在2022年春天诺基亚首次赢得针对OPPO的德国禁令之后，几乎没有人会预料到会发生这样的逆转。（编译自ipfray.com）

翻译：吴娴　校对：王丹