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美巡回上述法院裁定TTAB未充分权衡商标撤销诉讼中混淆可能性因素

美国联邦巡回上诉法院已经解决了美国专利商标局（USPTO）商标审判和上诉委员会（TTAB）在对Naterra International Inc（“Naterra”）诉Samah Bensalem（“Bensalem”）的撤销商标案件进行混淆可能性分析时所犯的错误。该上诉法院撤销了TTAB的决定并发回重审，认为TTAB的错误在于既没有充分重视杜邦测试的第一个因素——商标的相似性，也没有考虑该测试的第三个因素——既定贸易渠道相似性的相关证据。

案件背景

2020年，Naterra提交了一份申请书，请求USPTO撤销Bensalem的“BABIES'MAGICTEA”商标注册，该注册用于“治疗肠绞痛和胀气并帮助婴儿获得良好睡眠的婴儿药茶”。该申请是基于与Naterra在婴儿洗漱用品（如润肤露和婴儿洗发水）方面的多个“BABY MAGIC”商标注册的混淆可能性提出的。

TTAB驳回了Naterra的撤销申请，认为该公司未能证明存在混淆的可能性。该委员会认为，虽然第一个杜邦因素（商标的相似性）对Naterra有利，但第二个和第三个因素（商品的相似性和既定贸易渠道的相似性）则对Naterra不利。此外，“BABY MAGIC”商标在关于第五个因素（在先商标的知名度）的评估中“处于中间的某个位置”。

关于杜邦测试的其他因素，TTAB认为，第四个因素（购买条件）、第六个因素（在类似商品上使用的类似商标的数量和性质）、第八个因素（没有实际混淆证据的同时使用的时间长度和条件）、第十个因素（申请人和在先商标所有人之间的市场分界）和第十二个因素（存在潜在混淆的程度）是中立的。Naterra对此决定提起了上诉。

上诉

Naterra认为，“有大量证据不支持委员会的相关结论，即商品（杜邦因素二）和贸易渠道（杜邦因素三）的相似性和性质不支持混淆可能性的结论”，并且委员会也没有正确地权衡第一个因素和第五个因素。

商标的相似性

在上诉中，Naterra声称，委员会本应该权衡其关于商标“相似之处多于不相似之处”的结论，以支持混淆的可能性。联邦巡回上诉法院对此表示同意，并援引了其先前在Detroit Athletic一案中的裁决，认为当商标的主要部分是相似的而其余部分不具有来源识别功能时，商标的相似性“在混淆可能性分析中占有重要地位”。

商品的相关性

该委员会驳回了Naterra的专家证词，即其他一些婴儿品牌也同时提供婴儿护肤品和可摄入产品，认为该证词“没有潜在的证据支持”。然而，联邦巡回上诉法院不认同这一观点，称“第三方公司销售这两种商品的证词与商品的相关性有关”。尽管如此，由于该上诉法院无法确定委员会是否因其他原因驳回了专家证词，因此该法院将案件发回重审，以进一步考虑和解释TTAB在这一点上的分析。

贸易渠道的相似性

该委员会认为，第三个因素不利于作出混淆可能性的结论，并指出其缺乏“得出贸易渠道相同的结论”所需的“有说服力的证据”。然而，联邦巡回上诉法院认为，TTAB未能解决相关证据的问题——即Bensalem承认双方的商品是在类似的贸易渠道中销售的。该上诉法院还指出，该委员会“在其决定中没有发现任何证据表明贸易渠道缺乏相似性”。

在先商标的知名度

Naterra没有对TTAB关于其“BABY MAGIC”商标知名度的结论提出异议。相反，Naterra认为，该委员会没有在其分析中给予商标知名度因素足够的重视是错误的。联邦巡回上诉法院不同意这一观点，并指出TTAB并未认定“BABY MAGIC”具有知名度。相反，它将该商标描述为“在概念上有些薄弱”，而不是“商业上很强大，更不用说有知名度了”。因此，法院认为，TTAB没有给予这一因素更多的权重并无错误。

重要启示

联邦巡回上诉法院的裁决表明，在对混淆可能性测试各因素的权重进行权衡之前，应全面地考虑所有证据。更严格的方法将减少决定被撤销的可能性，并简化采用杜邦因素测试或类似测试的案件程序。（编译自www.worldtrademarkreview.com）

翻译：王丹　校对：刘鹏