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加拿大专利上诉委员会审议有关软件客体的可专利性

在法院就本杰明摩尔公司（Benjamin Moore）一案作出判决之后，加拿大专利上诉委员会在近期审议了有关计算机实施发明的可专利性。尽管涉案申请最初遭到了专利审查员的驳回，但是申请人表示其用于采购汽车燃料的系统具有实际应用性，并提交了两组新的权利要求。上诉委员会也同意原始的权利要求书是不能获得专利保护的，不过该机构认为后续的修改足以满足这一主题的物质性要求（physicality requirement）。

背景概述

主题为“电子数量采购系统”的第2634266号加拿大专利申请涉及一种电子数量采购系统。用户能够使用该系统在进行采购时以锁定的价格购买一定数量的汽车燃料。这笔金额可以作为积分添加到“储备账户”中，而用户未来也能在与其首次采购的地点相同或者不相同的分销网点进行兑换。同时，用户还可以将他们一部分或者全部的储备积分转移到另一位用户的账户中。

专利审查员最初驳回了这件申请，理由是uefa显著性以及缺少可专利客体。申请人就此提出了上诉，认为该发明具有实际应用性，并且要求获得保护的客体包含有助于形成发明物理特性的物质性元素及组件。作为上诉程序的一部分，申请人提交了新的权利要求书。

可专利性客体

如上文所述，加拿大联邦法院在本杰明摩尔一案中驳回了加拿大知识产权局（CIPO）使用“问题解决型（problem-solution）”方法来评估计算机实施发明是否是可专利性客体的做法，并指示审查员采取下列测试方法：有目的地对权利要求进行解释；询问被解释的权利要求作为一个整体是否只含有单纯的科学原理或者抽象定理，或者其是否涉及采用了科学原理或抽象定理的实际应用；以及如果被解释的权利要求涉及实际应用，那么就要针对诸如法定类别、司法排除、新颖性、显著性以及实用性等的可专利性标准对上述权利要求进行评估。

联邦上诉法院随后公布了其上诉裁决结果，并认为该测试与亚马逊（Amazon）一案所适用的测试方法相违背，并将案件发回到审查员手中进行重申。虽然联邦上诉法院拒绝就计算机实施发明的可专利性提供任何进一步的说明，但该法院实际上已经确认了加拿大司法部长起诉亚马逊一案中所使用的测试方法依然对本案中所要求的可专利性客体具有约束力。

对此，联邦上诉法院指出：“由于抽象概念并不能获得专利保护，因此在“发明”的定义中隐含着这样一层意思，即可专利性客体必须是存在于物理层面上的事物，或者可表现出一种可识别出来的效果或变化的事物。但是，如果有人认为仅通过让要求获得保护的发明具有实际应用性就可以满足这一物质性要求的话，那么我对此是持有不同意见的。”

专利上诉委员会的决定

专利上诉委员会首先审议了已经归档的原始权利要求，并将此案与另外一起涉及斯伦贝谢公司（Schlumberger）的案件相提并论。在斯伦贝谢一案中，涉案专利涉及一种使用根据数学公式编程的计算机来收集、记录和分析地震数据的方法。其中，发明唯一具有新颖性的地方就在于这个数学公式，但该公式又不是可专利性客体。尽管使用物理工具（即计算机）令数学公式具有了实际应用性，但这还不足以拯救这份权利要求书。

同样地，在本案中，专利上诉委员会认定第2634266号专利的原始权利要求并不符合相关的物质性要求。专利说明书也没有提示主张获得保护的计算机元件（即数据库、网络服务器、客户端计算机、销售点设备）就代表着“计算机的典型组件”以外的任何事物，或者它们执行的操作超出了计算机的操作范围。

申请人辩称，“兑换”一定数量的汽车燃料可被理解成在加油站分配一定数量的实物燃料，并动用用户的储备账户。专利上诉委员会驳回了这一论点，认为对于该专利的描述只是提到了一次燃料泵送，并没有披露有关零售加油站的任何细节。因此，根据申请所披露的内容，技术人员并不会将“兑换燃料”一词理解成为在加油站以物理的形式来泵送燃料。

随后，专利上诉委员会审议了由申请人提交的两组新权利要求。其中一组权利要求对权利要求一增加下列限制：“通过泵送动作，在零售服务站兑换；物理发动机燃料的单位的数量”。

这些修正的地方明确指出要求获得保护的、用于兑换余额的一部分的方法是基于在服务站泵送燃料这个动作。在对修订后的权利要求进行审查之后，专利上诉委员会得出了如下结论，即上述权利要求将会满足相关的物质性要求，并将因此指向可获得专利保护的客体。

结语

基于本杰明摩尔一案在此前确立的原则，本案为涉及计算机实施发明的专利申请提供了更多的确定性。专利所有人在撰写权利要求书时应该考虑到相关的物质性要求。仅具有实际应用性的软件不足以达到有关物质性的门槛，专利所有人应该确保发明的说明书或者实施例明确地描述了物质性元素。（编译自www.mondaq.com）

翻译：刘鹏　校对：吴娴