新闻资讯

美参议院知识产权分委员会审议PTAB改革的PREVAIL法案提案

2023年11月8日，美国参议院司法委员会知识产权分委会召开了一场听证会，邀请利益相关方对参议员克里斯．库恩斯（Chris Coon）、汤姆．提利斯（Thom Tillis）、迪克．德宾（Dick Durbin）和广野庆子（Mazie Hirono）等人于6月提出的《促进和尊重具有经济活力的美国创新领导力法案》（“《PREVAIL法案》”）发表意见。这是知识产权分委会2023年举行的第6次听证会。

《PREVAIL法案》的目标是以多种方式对美国专利商标局（USPTO）专利审判和上诉委员会（PTAB）进行改革。该法案的主要条款包括：

要求PTAB的质疑者必须具备资格——具体来说，在向PTAB提出质疑之前，他们必须已经被起诉或受到专利侵权诉讼的威胁——并通过“禁止任何对某项PTAB质疑存在资金支持的实体自己提出挑战”来限制针对同一专利的多重申诉；

取消时效过期的当事方的联合诉讼；

在质疑提出时而不是在最终书面决定之后适用禁止反言原则；

对PTAB制定一套关于专利无效的“明确和令人信服的证据”标准，并要求使用美国联邦地区法院所使用的“简单和普通含义”标准来解释权利要求；

要求USPTO局长为PTAB法官制定行为准则，并要求局长在其参与PTAB决策方面提高透明度；

要求当事方选择是在地区法院还是在PTAB提起诉讼／申诉，但不能同时在两个机构提起诉讼／申诉，以终止重复诉讼／申诉；

终止在PTAB申诉失败后提出复审请求的做法；

规定了决定是否启动授权后程序的PTAB法官不能与决定申诉结果的法官相同。

虽然没有提及具体信息，但作为知识产权分委会主席的库恩斯提到了最近两个备受瞩目的PTAB滥用案例——VLSI案和Molly Metz案。他解释道：“今天，那些规模非常大、资源十分丰富的公司经常会利用PTAB来作为削弱专利（所有人）的工具。在专利诉讼中，超过85%的被告使用PTAB作为重复而非替代的专利质疑形式，经常在地区法院和PTAB中提出相同的无效论点。”库恩斯称，最终，PTAB并没有实现其目标，即成为地区法院有效诉讼的更快捷、更经济的替代方案。

资深成员提利斯在其开场白中表示“我们这里有商业问题”，并敦促利益相关者“坐到谈判桌前来”，还保证他的办公室对持有观点的任何人开放——除了一种情况：“说现状是公平的，这是唯一能让我闭嘴的理由。”提利斯认为“PTAB需要改变”。

利益相关方的态度

在此次听证会之前，一些组织已经提交了信函并发表了声明。

美国发明人组织一直对《PREVAIL法案》和《专利资格恢复法案》（PERA）持强烈批评态度，称此次听证会是一场“虚假的听证会”，并表示“《PREVAIL法案》虽然是朝着正确方向迈出的一步，但充其量只能产生到微不足道的影响，甚至可能根本不会有影响。该组织还对证人名单提出了异议，称该名单中缺少小微发明人和企业的声音”。

根据该组织关于《PREVAIL法案》的立场文件，该法案未能解决PTAB的问题根源——“一种驱使PTAB以极高的比率宣告专利无效的反常激励制度只是为了继续维持其运营而已。”

一些其他组织对这几位参议员的做法表示了赞同，并敦促通过该法案。知识产权协会联盟表示，该法案将恢复可预测性并重新平衡PTAB的制度。

创新联盟执行董事布莱恩．庞珀（Brian Pomper）表示，PTAB削弱了专利权，而《PREVAIL法案》“将限制大型科技公司和其他专利侵权者对发明人发起重复和骚扰性挑战的能力，并终结专利质疑者在PTAB和地区法院之间作出选择以寻求更有利规则的情况。”

证人的证词

出席听证会的证人包括前任众议院司法委员会主席、现任Akin Gump公司高级顾问拉马尔．史密斯（Lamar Smith）；前任USPTO代理局长和代理法务官、现任Clear IP公司负责人乔．马塔尔（Joe Matal）；Masimo公司创始人、董事长兼首席执行官乔．基亚尼（Joe Kiani）；Armond Wilson公司创始合伙人米歇尔．阿蒙德（Michelle Armond）。

大多数证人普遍支持该法案。特别是基亚尼，他敦促迅速通过该法案，并暗示该法案对许多发明人来说甚至还远远不够。

在听证会上，基亚尼重点讲述了Masimo公司与苹果公司就脉搏血氧仪技术展开的斗争。尽管Masimi公司最近在国际贸易委员会（ITC）战胜了苹果公司，但基亚尼讲述了该公司如何应对苹果公司针对其专利在PTAB提起的33项多方审查（IPR），最终导致Masimo公司损失了约1300万美元。基亚尼补充称，为了让这些权利要求无效，苹果所要做的就是让其专家说，“我早就想到这一点了”。

“优势证据是问题所在。后来我才知道，PTAB最大的客户是苹果公司。我希望（联邦巡回上诉法院）能够推翻PTAB的决定……但令我震惊的是，他们没有这样做。我了解到的是，由于（PTAB的优势证据）标准，他们别无选择，只能接受PTAB的决定。”

基亚尼引用了马塔尔在他的介绍性陈述和书面证词中引用的一项研究，该研究得出的结论是，“在（专利）的有效性问题上，PTAB比地区法院得到确认的频率更高。”基亚尼表示，这项研究“我认为没有抓住重点”。他还补充道：“（联邦巡回法院）驳回PTAB的决定不是因为标准低……不是因为（PTAB法官）是专业的技术专家。技术专家是我们的专利审查员，他从事脉搏血氧饱和度专利审查已经有30年了。”

马塔尔可能是专家组中最支持PTAB的证人，他评论称，该系统“运行良好”，并且“对专利有效性进行了可靠且在技术上准确的审查”。他反对要求PTAB和地区法院的审查标准保持一致的观点，并评论道：“法院采用明确和令人信服的标准的原因是出于对该机构专业知识的尊重。”他继续说道：“谈回到该机构时，它同样是一个专家机构，事实上，他们已经对相同的权利要求进行了更多的分析……如果我们自动给予他们明确和令人信服的尊重，即使是对从未被考虑过的在先技术，人们都会失去在诉讼期间进行高质量检索的动机。”

阿蒙德对《PREVAIL法案》的条款表示赞同，并认为该条款将结束重复诉讼，尽管她表示PTAB非常擅长良好而快速地进行有限诉讼。然而，阿蒙德也指出：“双方都有很多客户对他们同时在两个地方花钱感到沮丧。明晰化将会有所帮助。”

作为《美国发明法案》（AIA）的主要发起人之一，协助创建PTAB的史密斯表示，该机构没有按照预期发挥作用，并且非常支持进行拟议的调整。他提到了《国会山报》最近的一篇专栏文章，该文章称美国在全球风险投资资金中的份额已从2004年的82%下降到2021年的49%。马塔尔表示：“为了让我们能够继续与其他国家竞争，我们必须消除这一瑕疵。”

据悉，库恩斯还准备在近期提出一项法案，该法案涉及禁令救济问题。（编译自ipwatchdog.com）

翻译：王丹　校对：吴娴