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美国专利商标局发布最新的“修改动议”研究报告

近日，美国专利商标局（USPTO）专利审判与上诉委员会（PTAB）公布了第8期“修改动议（MTA）”研究报告，其中包括从2019年3月15日到2023年3月31日的最新信息。该研究分析了所有MTA，包括试点前和试点项目中的动议。自2012年10月1日以来，在469项修改专利权利要求的动议中，83%（391项）被驳回；10%（47项）被批准；7%（31项）被部分批准。

根据USPTO的一份新闻稿，今年的报告“提供了迄今为止有关试点项目的最全面数据，包括按技术分类的MTA”。

PTAB的《美国发明法案（AIA）》程序MTA试点项目可追溯到2019年3月，当时专利局在《联邦公报》上发布了试点项目通知，宣布专利所有人可向PTAB本身寻求关于MTA的初步指导。该试点项目还为专利所有人提供机会，使其能够在上诉人（petitioner）提出反对原MTA的辩护状后提交修改后的MTA。自试点项目启动以来，USPTO已2次延长该项目的终止日期，目前该项目将持续到2024年9月16日。

今年5月，专利局在《联邦公报》上发布了征求意见稿（RFC），征求公众对试点项目的意见，并表示正在考虑是否将该项目永久化。意见征求稿还就PTAB是否有权在MTA程序中主动提出可专利性问题征求意见。根据美国联邦巡回上诉法院2022年对Hunting Titan诉Dyna Energetics Europe案的裁决，PTAB没有责任在MTA程序中主动提出可专利性问题。然而，联邦巡回上诉法院也担心限制PTAB在MTA实践中提出此类问题的能力会破坏AIA重新审查早期决定的意图。

最新的MTA研究发现：

－在试点项目期间进行的2832项审判（包括已完成的审判和待决审判）中，专利所有人在264项审判中要求修改权利要求。

－在试点项目期间完成的220项审判中，PTAB对134项MTA的实质问题作出了裁决，未对71项的实质问题作出裁决，研究报告解释了其中的各种原因。

－在对实质问题作出了裁决的134项试点MTA中，24%的案件中至少有一项权利要求获准替代，而在试点前的MTA中，14%的案件中至少有一项权利要求获准替代。

－在专利所有人提出的被驳回的替代权利要求中，有54%是因为上诉人履行了证明不具备专利性的责任，19%是因为专利所有人未能满足法律法规的要求，27%是因为这2种原因。

在专利所有人提交的264项试点MTA中，88%项请求PTAB提供初步指导。就技术而言，264项目申请中有137件（52%）关于电气／计算机专利权利要求。

根据去年的MTA研究，截至2022年3月，专利所有人在MTA试点项目期间的成功率已降至25%，而截至2020年12月，请求初步指导或修改MTA申请或两者兼而有之的专利所有人的成功率为36%。在试点之前，成功率为14%。

USPTO关于PTAB统计数据的专门网页上还提供了试点前MTA已完成审判的其他数据。（编译自ipwatchdog.com）

翻译：罗先群　校对：刘鹏