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美国《专利法》下的出口侵权——对第271条（f）款的研究

美国《专利法》（《美国法典》第35编）授权对国内活动［见第271条（a）－（c）款］和国外活动［见第271条（f）款）］中的侵权行为提起诉讼。前者包括“在美国境内”制造、使用、销售或进口获得专利的发明，而后者包括将发明的未组装组件出口到“美国境外”进行最终组装。值得注意的是，绝大多数专利诉讼都是根据该法的国内侵权条款提起的。例如，在过去3年中，第271条（f）款仅在所有司法管辖区的4个公开案例中被引用，而第271条（a）－（c）款则在100多个公开案例中被引用。尽管这种趋势有多种原因，包括专利权人可能对其权利熟视无睹，而规避风险的竞争者可能高估了这些权利的范围，但所有这些似乎都归结为一个共同的主题——利益相关者缺乏有关第271条（f）款的足够信息。随着美国的政治和经济力量趋向于复苏美国制造业，理解美国《专利法》中有关国内产品出口的条款可能比以往任何时候都更为重要。

填补“深南漏洞（Deepsouth Loophole）”

研究第271条（f）款的任何方法都需要了解其起源。事实上，美国联邦最高法院曾多次依据该条款的“历史”和“意图”来解释其范围。这很可能是因为第271条（f）款是对最高法院一项有争议的判决——Deepsouth Packing Co.诉Laitram Corp.案［406 U.S. 518 (1972)］——的直接立法回应。

Deepsouth案涉及虾线去除机的纠纷。被控侵权的Deepsouth公司对其机器在美国国内制造或使用时侵犯了涉案专利的事实没有异议。然而，该公司辩称，美国专利法中没有任何规定禁止其制造该机器的未组装组件并运往国外进行最终组装。法院同意了这一观点。无论是Deepsouth公司还是其外国客户都没有在“美国境内”制造、使用或销售获得专利的发明，这些行为是当时的专利法所禁止的。毕竟，发明是完全组装好的产品，而不是其零部件。而且由于完整的组装是在境外完成的，因此超出了美国《专利法》的范围。这一推论如今被称为“深南漏洞”，它直接导致了第271条（f）款的颁布，并有效地推翻了上述判决。正如最高法院最近解释的那样，（f）款“填补了专利权可执行性方面的空白，使其适用于在美国制造但在境外组装的组件，而这些组件在之前的表述中超出了法律的适用范围”。因此，在今天解释该条款时，法院会考虑提议的解释是否“符合（comports with）”国会的“意图（intent）”。

第271条（f）款的文本

从文本上看，第271条（f）款通过“扩大侵权的定义，使其包括从美国提供获得专利的发明的组件”，解决了“深南漏洞”。因此在美国国内组装不再是必要条件，只要被控侵权人提供了发明的未组装组件以供在国外进行最终组装即可。该条款通过两个小项“处理不同的情况而协同工作”——（1）项规定了对某一发明（全部或）大部分组件的出口行为；（2）项规定了出口专门用于某一发明的组件的行为。条款全文如下：

（1）任何人未经授权在美国境内或从美国境内提供或导致提供某一取得专利的发明的全部或大部分组件，在此类组件全部或部分未组装的情况下，所用方式为主动诱导在美国境外以一种如果在美国境内发生此类组装将侵犯专利的方式进行组装，应作为侵权人承担责任。

（2）任何人未经授权在美国境内或从美国境内提供或导致提供某一取得专利的发明的任何组件，该组件是为在发明中使用而特别制造或特别改造的，而不是适用于实质上非侵权用途的常用物品或商品，在此类组件全部或部分未组装的情况下，明知该组件是以这种方式制造或改造的并意图在美国境外以一种如果在美国境内发生此类组装将侵犯专利的方式进行组装，应作为侵权人承担责任。

熟悉《专利法》间接侵权条款——第271条（b）款和（c）款——的人会注意到大量的重叠之处。事实上，第271条（f）款有意“模仿”了这些条款的语言。正如立法史所阐明的，“第271条（f）款（1）项中的‘主动诱导（actively induce）’来自已有的第271条（b）款”，而“第271条（f）款（2）项中的‘为使用而特别制造或特别改造（especially made or especially adapted for use）’来自已有的第271条（c）款”。但是，第271条（f）款和间接侵权条款之间也有重要区别。例如，由于（f）款（1）项仅适用于提供某一发明的全部或大部分组件，因此其范围比（b）款窄，排除了提供专业知识或咨询等责任。同样，与（c）款不同，（f）款（2）项要求有在“美国境外”组装侵权组件的具体意图。

第271条（f）款的要素——已确定和未确定的法律

鉴于第271条（b）款与（c）款和第271条（f）款之间存在大量语言上的重叠，人们可能会认为判例法会延续下来，而关于（f）款的大部分法律问题也会相应得到解决。但是，事实并非如此。举例来说，法院对“主动诱导”在（f）款（1）项中的含义是否与在（b）款中的含义相同存在着分歧。毫无疑问，这些冲突导致了相关各方之间缺乏明确性。为了揭开法律的神秘面纱和澄清问题，本文的其余部分列出了第271条（f）款的一些关键要素，总结了相关判例法，并澄清了尚未解答的问题及其原因。

第271条（f）款的要素

首先，第271条（f）款针对的是“提供……组件”，“提供（Supplying）”指的是“出口行为”以及“实物的转移”。因此，美国联邦巡回上诉法院认为，（f）款仅通过有形物品（tangible item）保护专利，就像对“产品、装置或设备”的权利要求。相比之下，涉及方法或工艺的专利则不包括在内，因为它们包含无形的步骤或行为。同样，（f）款也不适用于“通过已获得专利的方法的步骤所产生的产品”，或用于执行已获得专利的方法的产品，因为它们不是专利的“组件”，而步骤或行为才是。

第271条（f）款（1）和（2）项均要求“在美国境内或从美国境内”提供组件。这意味着组件必须“实际存在于美国，然后……出口”。该条款“侧重于被控组件的位置，而非被控侵权人”。因此，位于美国境内的制造商安排供应位于美国境外的组件并不违反（f）款的规定。仅“要约提供（offer to supply）”来自美国的组件也不构成侵权。

第271条（f）款也只适用于为在美国境外“组装（combination）”而提供的“获得专利的发明的组件”。“组件（component）”是指“组成部分（constituent part）”“元件（element）”或“配件（ingredient）”，必须作为“可用的、可组装的部分（usable, combinable part）”提供给海外实际组装。因此，在联邦最高法院解释（f）款的第一个案例中，法院认定，当包含软件代码的母盘被提供给海外制造商，而该制造商又制作了光盘的拷贝并将这些拷贝组装在一起形成案件中的发明时，不存在侵权行为。由于母盘并未实际组装成侵权物，因此它不是“获得专利的发明的组件”。同样，“与活性介质（activating medium）分离”的软件本身也不是组件，因为它不是“可用的、可组装的部分”。更准确地说，“抽象的软件代码是一种没有物理体现的想法，因此，它不符合第271条（f）款的门类，即可‘组装’的‘组件’”。而且，由于根据母盘制作的软件拷贝是在美国境外生产的，因此它们不是“从美国提供的”。

第271条（f）款（1）项的要素

第271条（f）款（1）项针对的是提供“某一取得专利的发明的全部或大部分组件”。联邦最高法院最近在Life Technologies Corp.诉Promega Corp.案［580 U.S. 140 (2017)］中解释了这一措辞。在该案中，法院认为，“大部分（substantial portion）组件”是一个“定量的（quantitative）衡量标准”，指“大在规模上”，而不是对重要性的定性的（qualitative）衡量标准。也就是说，它指的是所提供的“组件的数量”。法院还认为，作为一个法律问题，一个组件并不构成该法条所规定的“大部分”。

然而，法院的狭义裁决所产生的问题可以说与它所回答的问题一样多。例如，法院拒绝说明“‘大部分’必须与‘全部’组件有多接近”。也就是说，必须提供多少组件才要承担（f）款（1）项规定的责任？问题的措辞和Promega公司的推论提供了一些线索。首先，法院暗示“大部分”是一个相对的比例概念，由所提供的组件在专利发明组件总量中占据的百分比来定义。因此，问题在于该比例必须“有多接近”100%。这一措辞也可以说给出了部分答案——至少必须“接近”。

与此相关的是，法院也拒绝解释“如何确定专利的‘组件’，或这一调查是否以及如何与专利权利要求的要素相关”。换言之，尽管“大部分”指的是所提供组件的数量，但法院并未就如何计算系争组件的数量提供指导。法院称组件是“组成部分”或“元件”，但这也留下了许多未解之谜。例如，构成组件的组件或子组件是否算数，因为它们在技术上也是用于制造发明的部件。如果答案是肯定的，那么限制原则是什么——是否要继续计算到单个螺丝？与此相关的是，这种调查与专利权利要求有什么关系？例如，是只看专利文件来确定系争组件数量，还是实际用于制造侵权产品的组件也很重要？需要考虑的还包括等同原则（doctrine of equivalents），在这种情况下，被控产品可能包含与权利要求中所述不同种类和数量的组件。是否应该对这些案件适用不同的规则？联邦最高法院将这些问题和其他问题留给下级法院解决。但遗憾的是，自Promega案判决以来，没有一家法院——甚至是联邦地区法院——解决过这些问题。

第271条（f）款（1）项还要求被告在美国境外“主动诱导”侵权组装。如前所述，尽管第271条（b）款明确纳入了这一用语，但法院一直在努力界定该用语。例如，联邦巡回上诉法院认为，满足（f）款（1）项，被控侵权人诱导的对象可以是自己；而（b）款则不同，它只适用于诱导第三方。

最后，法院对第271条（f）款（1）项所要求的“故意（scienter）”也存在分歧。尽管包括联邦巡回上诉法院在内的许多法院都要求与第271条（b）款适用相同的心理状态，在部分案件——如Liquid Dynamics Corp.诉Vaughan Co.案［449 F.3d 1209, 1222 (Fed. Cir. 2006)］——中根据第271条（f）款提出索赔需要开示具体的侵权意图，但有些案件中只要求有组装的意图而“无论侵权者是否知道如果在美国境内组装就会侵权”。尽管这给适用第271条（f）款的判例法带来了额外的不确定性，但人们有充分理由认为（b）款和（f）款（1）项对“故意”的要求是相同的，而且法院通常也会这样认为。最重要的是，Liquid Dynamics案仍然是具有约束力的联邦巡回上诉法院判例。

第271条（f）款（2）项的要素

与第271条（f）款（1）项不同，法院似乎普遍认同（f）款（2）项的含义和范围。其中，对该条款的解释通常与第271条（c）款一致。因此，人们普遍认为：第一，（f）款（2）项适用于提供多组件发明的单个组件；第二，组件必须是“特别制造的”，而不是“适用于非侵权用途”的常用物品；第三，被告不仅必须具有与（c）款相同的故意性——包括对专利的了解和对侵权的了解，还必须具有在“美国境外”组装侵权组件的具体意图；第四，只要“侵权人在运输时有将组件组装在一起的意图”，则不一定要在美国境外将组件实际组装成侵权物。相比之下，与法院通常认为（f）款（1）项要求在美国境外进行最终组装不同，（f）款（2）项不要求在境外进行最终组装。

在最近审理的第271条（f）款案件中，联邦最高法院认为，原告可以根据（f）款（2）项就侵权行为的外国利润损失要求赔偿——参见WesternGeco案（138 S. Ct.at 2136）。尽管一般推定“联邦法规仅适用于美国领土管辖范围内”，但法院判定《专利法》授权对“侵权”进行损害赔偿，而（f）款（2）项规定的侵权发生在被告从美国提供有争议的组件时。虽然包括最终组装、销售和使用在内的其他境外活动对于确定利润损失是必要的，但这些活动与损害赔偿问题有关，而与是否存在损害这一根本问题无关。因此，法院得出结论，在美国境外损失的利润是可以获得赔偿的。

尽管如此，WesternGeco案仍提出了许多问题。首先，法院明确拒绝讨论“近因原则（proximate cause）等其他法律原则在特定案件中限制或排除损害赔偿的程度”。其次，法院没有说明其推论在多大程度上适用于第271条（a）－（c）款。法院在这个问题上存在分歧。例如Brumfield, Tr. for Ascent Tr.诉IB LLC案［586 F. Supp. 3d 827, 840 (N.D. Ill. 2022)］，“虽然一些法院已将WesternGeco案的推论延伸至适用第271条（a）款的侵权，但仍没有联邦判例认为WesternGeco案推翻了联邦巡回上诉法院之前的判例”，排除依据第271条（a）款对美国境外销售适用损害赔偿的可能性。最后，WesternGeco案在多大程度上适用于合理权利金（reasonable royalty），即《专利法》第284条所规定的“侵权人使用发明”应支付的补偿。合理权利金是否适用于在美国境外的销售？如果答案是肯定的，那么非专利组件的供应商会在什么情况下“使用”已组装的“发明”？这些只是法院在处理第271条（f）款的含义时有待解决的一些问题。（编译自www.quinnemanuel.com）

翻译：程昱　校对：刘鹏