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美国：冗长的诉前讨论将使专利所有人失去选择诉讼地的机会

在其所在州以外的美国其他地区寻求维护其权利的专利所有人，应在发送停止和终止函（cease-and-desist letter）、律师函（demand letter）或者在与被指控的侵权人会面方面三思而行，以免发现自己在被控侵权人所在地司法管辖区的宣告性判决诉讼中成为被告。在苹果公司诉Zipit公司（Apple v. Zipit）一案中，联邦巡回上诉法院最近重申，停止和终止函以及相关的面对面讨论可以为宣告性判决诉讼中的属人管辖权提供依据。

背景

适用联邦最高法院一个具有开创性意义的管辖权案件——汉堡王案［Burger King Corp. v. Rudzewicz, 471 U.S. 462, 472-73 (1985)］，联邦巡回上诉法院对苹果诉Zipit案的裁决强化了判例法的转变，越来越弃用明线规则——即，停止和终止函不应为认定“发送信件的一方满足被控侵权人所在的州确立对发件人的属人管辖权的‘足量的最低限度的联系（sufficient minimum contacts）’”提供依据。在首次发现一位非居民被告人有目的地与法院所在州建立了最低限度的联系后，法院应用了汉堡王案确立的要素来评估主张属人管辖权是否符合“公平竞争和实质正义”。这些要素包括：（1）被告人的负担；（2）法院所在州在裁决争议中的利益；（3）原告在获得便捷有效的救济方面的利益；（4）州际司法系统在以最有效的方式解决争议方面的利益；以及（5）几个州在促进基本的实质性社会政策上的共同利益。

联邦巡回上诉法院以前处理的案件——Red Wing案［Red Wing Shoe v. Hockerson-Halberstadt, Inc., 148 F.3d 1355 (Fed. Cir. 1998)］和Autogenomics案［Autogenomics, Inc. v. Oxford Gene Tech. Ltd., 566 F.3d 1012 (Fed. Cir. 2009)］——表明曾存在这样的明线规则。在Red Wing案中，联邦巡回上诉法院认定，通知涉嫌侵权方的有限数量的通信不应在宣告性判决诉讼中确立特定管辖权。同样，在Autogenomics案中，法院认为尽管双方之间进行了停止和终止通信，但没有足够的“与专利的有效性和可执行性相关”的活动，因此不导致属人管辖权。

相比之下，联邦巡回上诉法院在最近的Xilinx案［Xilinx, Inc. v. Papst Licensing GmbH & Co. KG, 848 F.3d 1346 (Fed. Cir. 2017)］中提出了一种更加个性化的诉讼前交流和通信方式，它最终会使被控侵权的公司更容易在其所在州的司法管辖区提起宣告性判决诉讼。

联邦巡回上诉法院认为，由于德国专利许可公司Papst向Xilinx加利福尼亚州总部多次发送通知函和进行访问，该公司满足了加利福尼亚州法院的属人管辖权。然而，在去年的Trimble案［Trimble Inc. v. PerDiemCo LLC, 997 F.3d 1147 (Fed. Cir. 2021)］中，联邦巡回上诉法院还认定，尽管与其他辖区的法院产生联系的唯一方式是与执法或许可相关的通信——该案中，双方在3个月内进行了23次通信，但出于公平，需要根据通信的内容和范围来决定该辖区的法院是否可对发件人行使属人管辖权。

联邦地区法院的判决

Zipit是一家位于特拉华州的公司，主要营业地点位于南卡罗来纳州。2013年，该公司首次与苹果公司进行联系，内容涉及2项与Wi-Fi接入点相关的专利。2013年至2020年期间，两家公司交换了信件和权利要求表（claim charts），参与了电话会议，多次亲自会面，并交换了竞争性许可协议草案。2020年6月11日，Zipit在乔治亚州北区提起诉讼，指控苹果公司侵犯其WiFi专利。出于未记录在案的原因，Zipit在2周后自愿撤回了此案。而这之后9天，苹果公司在加利福尼亚州北区提起诉讼，寻求对其不侵犯Zipit专利的宣告性判决。Zipit以加利福尼亚州北区法院缺乏对其的属人管辖权为由发出了驳回该案的动议，地区法院随后批准了该动议。地区法院认定，Zipit与加利福尼亚州之间有足量的最低限度的联系。然而，基于Zipit没有将其与加利福尼亚州联系起来的约束性义务，并且由于Zipit与加利福尼亚州的联系都与试图解决Zipit的专利权利要求有关，地区法院认为，根据汉堡王案确立的要素，让加利福尼亚州对Zipit行使特定的属人管辖权将是“不合理的”。

联邦巡回上诉法院的判决

联邦巡回上诉法院在苹果诉Zipit案的上诉案中同意地区法院的意见，即双方的诉前电话、信件和面对面会议使Zipit和加利福尼亚州之间建立了足量的最低限度的联系，让该州有资格对其行使属人管辖权。在将该案与Autogenomics案（诉前通知书未确立属人管辖权）进行区分时，上诉法院引用了“重大的事实上的区别”，包括：（1）Zipit向苹果公司提供了更新后的有关涉案专利正在专利局进行的程序；（2）Zipit的指控升级为侵权指控；（3）Zipit的通信“甚至2次将苹果公司的侵权行为描述为故意”。

但是，联邦巡回上诉法院推翻了地区法院关于它对Zipit缺乏属人管辖权的裁决。上诉法院解释称，虽然必须，可Zipit并没有提出“令人信服的理由（compelling case）”，即其他考虑事项会使地区法院对该公司行使属人管辖权变得“不合理”。上诉法院澄清了其在Red Wing案中的声明，它曾指出有利于问题解决的政策考虑，可能是为什么诉前通信不应作为管辖权的依据、不控制管辖权调查并且“必须与汉堡王案的其他要素一起考虑”的一个原因。因此，联邦巡回上诉法院认为地区法院“错误解读”了自己的判例，认为该判例创造了“一项明线规则，即目标为达成当事人对涉案专利争议的‘尝试性解决方案（the attempted resolution）’的通信，胜过所有其他关于公平性和合理性的考虑”。上诉法院应用了汉堡王案确立的5个要素以得出结论，即苹果公司与Zipit之间的互动并不是“虽然存在足量的最低限度的联系，但行使管辖权并不合理的‘罕见’情况之一”。

值得注意的是，关于汉堡王案确立的第1个要素——在加利福尼亚州进行诉讼给Zipit带来的负担，联邦巡回上诉法院专注于Zipit提出的“有限证据”，即Zipit首席执行官提交的一页纸的声明，其中对给该公司带来的不便作出了一般性指控。该结论性声明并未确定在加利福尼亚州进行诉讼所带来的负担会过于繁重，以至于违宪。上诉法院还指出，Zipit决定在佐治亚州提起诉讼，该公司便应该能够合理地预见这一事件将会导致苹果公司在加利福尼亚州法院以宣告性判决诉求作为回应。

关于汉堡王案确立的第4个要素——获得“最有效的争议解决方案”，联邦巡回上诉法院承认之前其在Red Wing案的声明中，在不通过诉讼解决纠纷的重要性上“直接调用”了汉堡王案的第4个要素。虽然该要素不利于在加利福尼亚州寻求对Zipit的管辖权，但鉴于该案件的某些特定事实，上诉法院不再强调这一要素。虽然注意到Zipit与苹果公司的初步接触可被视为试图解决问题，上诉法院认定当事双方的通信“时间长达几年，并且超出了许可谈判的范围，甚至包括出售其专利”。综合考虑汉堡王案确立的所有5个要素，上诉法院认定，鉴于Zipit所作联系的性质和范围，对Zipit行使管辖权不会在“说服力和合宪性上存在不合理”。Zipit不仅试图在法庭外解决与苹果公司的纠纷，在后者表示不需要专利许可后扩大了侵权指控，并最终以专利侵权为由起诉了苹果公司。

苹果诉Zipit案的后果

Trimble案和Zipit案判例之后，在发送有关涉嫌侵权的通信之前，进行诉讼前讨论的双方都需要进一步仔细考虑。尽管在可预见的未来，此类“画线”问题可能会继续逐案处理，但联邦巡回上诉法院最近的判例中已出现了某些原则——当诉讼前通信随时间延长（Trimble案、Zipit案），以实际的方式（a material way）与专利的执行或辩护相关联（Xilinx案），并且包括逐步放大的需求（Zipit案），更有可能确立属人管辖权。希望保留在其选择的地区法院的诉讼能力的专利所有人，将不得不在提出其权利要求通知和采取“首先在他们选择的司法管辖区提交起诉申请，而后尝试进行谈判”的策略以图在法庭外解决问题之间取得平衡。在专利所有人面临宣告性判决诉求的情况下，到目前为止，Zipit案仍具有指导意义，因为它提供了一个不足以支持驳回起诉动议的例子，即一份表明该公司在法院所在地没有实体存在并且该公司也不在该地的简短的样板声明。试图避免在被控侵权人所在地区的法院进行诉讼的当事方应作出有意义的努力，取得具体信息的支持，以向法庭证明为什么在该地区的法院进行诉讼是不合理的。另一方面，被控侵权人将会有额外的动机与专利所有人接触并增加诉讼前的通信量。随着美国各地法院对联邦巡回上诉法院在Trimble案和Zipit案中所作裁决的解释和适用，这些情况会继续上演。（编译自www.quinnemanuel.com）

翻译：程昱　校对：罗先群