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美国专利商标局局长澄清PTAB相关实践

美国商务部负责知识产权事务的副部长兼美国专利商标局（USPTO）局长凯瑟琳．维达尔（Kathi Vidal）发布了一份关于“《美国发明法案（AIA）》授权后程序中酌情否决临时程序与平行地区法院诉讼（Interim Procedurefor Discretionary Denials in AIA Post-Grant Proceedings with Parallel District Court Litigation）”的备忘录（以下简称“指导备忘录”），澄清了专利审判与上诉委员会（PTAB）的一些做法。

如指导备忘录所述，（i）当申诉书提供了关于不可专利性的令人信服的证据时；（ii）当根据Fintiv案裁决提出的否决（denial）请求是以平行的国际贸易委员会（ITC）程序为基础时；或（iii）申诉人（petitioner）未在平行的地区法院诉讼中提出与申诉书相同的理由或任何本可以在申诉书中合理提出的理由时，出于对专利制度和公共利益的考虑，PTAB不会拒绝启动双方复议程序（IPR）或授权后复议程序（PGR）。此外，当PTAB应用Fintiv因素二时，PTAB将考虑地区法院案件审理和解决的速度。如果中位审判时间与PTAB预计下达最终书面决定的法定截止日期大致相同或在此之后，PTAB在行使酌情处理权拒绝启动IPR或PGR时也会考虑因素二。也就是说，即使PTAB没有根据Fintiv拒绝启动IPR或PGR，它仍保留根据《美国法典》第35编第314条（a）款、第324条（a）款和第325条（d）款以其他理由拒绝启动IPR或PGR的权利。例如，如果存在其他相关情况，如申诉人滥用程序，PTAB可能会拒绝启动IPR或PGR。

维达尔表示：“PTAB在强化美国专利制度方面发挥着重要作用。USPTO致力于确保所有程序的清晰度和透明度，特别是PTAB的酌情拒绝实践。至关重要的是，我们所有人都应发挥作用，确保我们的专利制度以预期的方式服务于公共利益。我期待从我们的利益相关者那里听到更多关于这些问题的信息。”

USPTO还发布了一项研究——《PTAB平行诉讼研究》，分析了当有一个平行的地方法院程序处理同一专利时PTAB拒绝AIA申诉带来的影响。《PTAB平行诉讼研究》基于Fintiv案的先例判决对2019财年第二季度至第2022财年第一季度的“Fintiv否决案”进行了分析。该研究提供了权威数据，表明Fintiv否决数量急剧下降，还披露了药品专利挑战领域3个Fintiv否决实例。

维达尔表示：“权威数据提供了关键见解和趋势，有助于我们了解和推进围绕PTAB酌情否决所产生的影响的对话。这一领域的工作体现了我们的使命，即颁发和维护强大而可靠的专利，同时推进AIA目标的实现。”

研究发现：

在Fintiv被指定为先例后，大约40%的案件提出了平行诉讼。

Fintiv否决数量在2021财年第二季度达到顶峰，之后显著下降。

自2021年8月以来，PTAB没有根据德克萨斯州西区的平行诉讼发出任何Fintiv否决决定。

PTAB仅对3项挑战药物专利的AIA申诉拒绝启动IPR或PGR：2项橙皮书专利和1项生物药品专利。

PTAB计划在即将举行的会议中进一步详细讨论研究结果。

在USPTO准备针对拟议方法制定规则时，上述指导备忘录可提供临时指导。指导备忘录可在PTAB的资源和指导页面上找到，研究结果以及执行摘要和附录可在PTAB的“特别报告”下的统计页面上找到。（编译自www.uspto.gov）

翻译：罗先群　校对：王丹