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知识产权尽职调查在破产程序中的重要性——Il Mulino餐厅知识产权的出售

2021年8月12日，美国纽约州南区破产法院在对标志性的Il Mulino意大利餐厅进行审判后发表意见，重申收购方（“买方”）使用其通过“债权竞购（credit bid）”所获得的所有有价值的知识产权的权利——包括社交媒体、域名和网站——都与买方经营Il Mulino餐厅有关。在破产法和知识产权法的交叉点上，法院的裁决反映了买方在购买受破产法保护的资产时获得的保护。这一决定对Il Mulino餐厅本身来说也是一个非常有利的发展，该餐厅现在财务状况稳定，并准备好恢复以往的兴旺景象。

2020年7月28日，债务人在纽约州南区提出破产救济申请。此后不久，一名首席重组官（chief restructuring officer）获得任命。在该破产案件中，法院于2020年12月22日批准将债务人的几乎所有资产出售给买方。根据资产购买协议，买方获得了一项许可——即所谓“知识产权许可”，使其可以依据协议授予的“专有的……许可费权利和使用与餐厅有关的知识产权的许可”，利用有价值的知识产权。然而，在资产售出之后，债务人的前经理人威胁要取消买方对Il Mulino域名以及所有相关网络和社交媒体账户的访问权限。

除其他事项外，批准销售令（以下简称“销售令”）规定，“所有针对债务人或购买的资产提出任何种类或性质的权利要求的人，将永远被禁止、阻止或被处以永久禁令，使其不能向买方或买方的任何资产、财产、关联公司、继承人、受让人或购买的资产提出或主张此类权利要求。”鉴于这种宽泛的保护性语言，法院的结论是：上述前经理人威胁要干涉买方在知识产权许可下的权利，该行为已被销售令禁止。

法院还就前经理人的两个非债务实体之间的单独许可（以下称为“其他许可”）的情况，对知识产权许可进行了解释。法院的结论是，尽管这两项许可最初并不冲突，但在2020年由前经理人起草的对“其他许可”的修改极大地扩展了其下的权利，与买方的知识产权许可相冲突并违反了该知识产权许可。事实上，在诉讼过程中前经理人完全撤销了上述修改，法院因此也只判给了名义上的损害赔偿。未来，“其他许可”的条款将于2022年9月23日到期，而知识产权许可将会继续禁止任何（权利所有人）主动授予竞争性许可的行为。

鉴于前经理人违反了知识产权许可和销售令，以及他“威胁要剥夺（买方）在根据《美国法典》第363条的出售中获得的一些有价值的资产”，法院考虑了买方要求对前经理人发出禁令的请求。尽管得出了“禁令救济‘或许（maybe）’是有必要的”的结论，但法院仍拒绝行使其自由裁量权下达禁令，并指出买方没有就未来的违规行为证明损害赔偿是不充分的补救措施。

站在债务人的立场上，买方还主张根据“二线（second tier）”控制理论针对前经理人违反信托义务提出索赔——因为债务人的实际“管理成员”是公司实体，而债务人的前经理人反过来又是该实体的经理（参见USACafes公司诉讼案）。法院得出的结论是：“根据特拉华州的法律，很明显，如果一家有限责任公司（LLC）的个人经理（前经理人）本身就是另一家LLC（债务人）的经理人，以LLC管理的实体（LLC-managed entity）为代价控制LLC管理的实体的财产，该个人经理应对违反忠诚义务的行为负责。”然而，由于前经理人通过扩大竞争性“其他许可”的权利，间接而非直接地影响了知识产权许可，因此并不满足USACafes案确立的原则。

同样地，法院得出结论认为，以前经理人对“其他许可”的非法修改为基础而提出的欺诈性转让索赔是不合理的，因为“对于商标而言，所有权仅在转让中转移，而不是许可”，而且此案中的相关债务人只是被许可人而不是权利所有人。

《美国法典》第11章“破产”旨在为像Il Mulino这样有发展前景的企业提供一个新的起点。推进该政策的方式之一，要通过《破产法》第363条所规定的“自由且清晰”的销售实现。反之，此类销售的价值将通过破产法院发出的销售令——保护被购买的资产免受心怀不满的第三方的侵害——被最大化。根据法院的上述决定，破产财产的价值获得最大化，并且Il Mulino现在已被定位为健康、独立和重组的企业。（编译自www.quinnemanuel.com）

翻译：程昱　校对：刘鹏