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Arthrex案将使美国专利商标局局长参与更多复议程序

2021年6月21日，美国联邦最高法院对美国政府诉Arthrex公司（Arthrex, Inc.）一案（以下简称“Arthrex案”）作出了裁决，该案提交给法院的问题是“行政专利法官（Administrative Patent Judge，APJ）代表行政部门发布决定的权力是否符合《宪法》的任命条款（Appointments Clause）”。5票对4票的多数方对这个问题持否定态度，法官们认定在双方复议（Inter Partes Review）程序中作出决定的美国专利商标局（USPTO）专利复审和上诉委员会（PTAB）的APJ在行政部门内缺乏足够的监督。但是，最高法院没有全盘否定双方复议程序，而是制定了一项宪法补救措施，授予USPTO局长直接监督权。法院的裁决立即引发了关于USPTO局长应如何行使这一新授予的权力以及双方复议程序可能会被如何改变的直接问题。为此，USPTO于6月29日通过发布旨在执行最高法院决定的“临时（interim）”程序回答了其中一些问题，但在该局发布一套更完善的法规或最终指南之前，其他问题仍然无法得到确定的答案。无论如何，很多当事人不服PTAB的最终决定而上诉至联邦巡回上诉法院的诉讼，有可能会因为USPTO内部的额外审查而被延迟。

双方复议程序的简要概述

2021年《美国发明法案》（Leahy-Smith America Invents Act，AIA）规定在USPTO内部设立行政裁决机构——PTAB。通过AIA规定的各种程序，PTAB会审查USPTO先前所颁发专利的有效性。双方复议就是这其中的一项程序，在许多方面类似于民事诉讼的对抗性程序。其中，PTAB合议小组（Panel）会重新考虑现有专利是否满足发明的新颖性和非显而易见性要求。该小组由3名APJ组成，他们通常在与待审专利客体相关的领域具有专业知识。

除了专利所有人以及此前没有“提起质疑专利权利要求有效性的民事诉求”的人士之外，任何个人或实体都可以向PTAB提交发起双方复议程序的请求书。专利权人被允许对请求书作出回应，之后PTAB必须发布所谓的“发起决定（institution decision）”。如果PTAB确定请求书中提供的信息证明有“合理的可能性，就请求书中提出质疑的至少一项权利要求而言，请求人将获胜”，PTAB将“发起”双方复议程序并对案情进行全面裁决。如果请求人无法跨越上述“门槛”，则程序还未开始就将结束，而且就PTAB是否发起双方复议的决定，各方不能上诉至联邦巡回上诉法院。

双方复议程序结束时，PTAB合议小组将发布最终书面决定（FWD），以裁定受质疑的专利权利要求的有效性。尽管满足AIA第3条身份要求的参与双方复议程序的任何一方可就FWD立即向联邦巡回上诉法院提出上诉，对双方复议结果不满意的一方也可以要求PTAB重审该案。根据AIA的规定［已编入《美国法典》第35编第6条（c）款］，“只有PTAB可以”对自己的裁决进行“重新审理（rehearing）”。换句话来讲，AIA不允许USPTO或行政部门内的其他人审查或推翻PTAB的决定。

法院对Arthrex案所作裁决的程序背景

Arthrex案与许多双方复议案一样开始：在专利所有人Arthrex公司向德克萨斯州东区联邦地方法院对Smith & Nephew公司提起侵权诉讼后，Smith & Nephew提交了一份请求书，要求对该专利发起双方复议程序。PTAB启动了上述程序，并在程序结束时确定Arthrex专利（美国专利第9,179,907号）的几项权利要求不具有可专利性。

Arthrex没有要求PTAB重新审理此案，而是向联邦巡回上诉法院提起了上诉。在上诉中，Arthrex首次提出宪法挑战，声称PTAB的APJ是行政部门的“主要官员（principal officer）”，必须由总统在参议院的建议和同意下任命，因此商务部部长对他们的任命是违宪的。联邦巡回上诉法院同意并纠正违反《宪法》的行为，判定AIA中保护APJ免于无故免职的条款无效。法院认为，让APJ可由商务部部长随意调任和无故免职，预设性地“使他们的职位低于”可以在没有参议院确认的情况下任命的“主要官员”。

所有各方——包括在Arthrex提出宪法挑战后干预该联邦巡回上诉案件的美国政府——对联邦巡回上诉法院的决定均不满意。各方向联邦最高法院提出了上诉，最高法院批准了他们的调卷申请，以考虑PTAB的组织结构是否符合任命条款；如果不符合，需要采取哪些适当的补救措施。

最高法院的决定

根据美国《宪法》的任命条款，对于受命的“大使、其他公共部长和领事、最高法院法官和所有其他美国政府官员，其任命此处未另行规定的”，需要参议院确认。但是，“国会可以通过法律为总统个人、法院或政府部门负责人任命他们认为合适的此类下级官员（inferior officer）”。在AIA中，国会规定APJ是由担任部门负责人的商务部部长任命的下级官员——参见《美国法典》第35编第6条（a）款。

首席大法官罗伯茨（Roberts）代表5票多数一方——大法官罗伯茨、阿利托（Alito）、戈萨奇（Gorsuch）、卡瓦诺（Kavanaugh）和巴雷特（Barrett）——写道，他们认为APJ的职责性质与其任命方法不一致。在没有明确确定APJ是被非法任命的上级官员还是被授予过多权力的下级官员时，多数法官认为，由于“APJ在无需其名义上的上级或行政部门的任何其他主要官员对其进行任何审查的情况下，拥有‘代表美国作出最终决定的权力’”，APJ“相应行使其权力与任命条款‘保持政治问责制’的设计相矛盾”。

罗伯茨随后规定了一项《宪法》补救措施，最高法院的其他6名大法官——阿利托、卡瓦诺、巴雷特、布雷耶（Breyer）、索托马约尔（Sotomayor）和卡根（Kagan）——也加入或同意了该意见的下述部分：“APJ的决定必须经过（USPTO）局长的审查。”法院认为，《美国法典》第35编第6条（c）款“不能预设性地被强制执行到其要求阻止局长审查APJ作出的最终决定的程度”。因此，“就阻止（USPTO）局长自行审查PTAB的决定而言”，法院的决定使AIA的这一规定“无法适用于局长”，还授予局长“参与此类审查并作出自己的决定”的能力。法院得出结论：“局长无需审查PTAB的每项决定。重要的是，局长有权审查APJ作出的决定。”

USPTO局长获得了哪些新权力以及如何行使该权力

为了评估双方复议程序可能会出现哪些变化，重要的是先要考虑USPTO局长在法院作出上述决定之前已经拥有的权力。Arthrex案中似乎困扰了5位大法官的问题是，AIA没有为局长提供直接审查——如有必要，搁置——任何PTAB决定的机制。但可以肯定的是，无论AIA还是PTAB自己的程序，都已经给了USPTO局长不那么直接但同样有效的手段去影响双方复议的结果。

进一步来说，尽管Arthrex案的多数票一方提出了“《美国法典》第35编第6条（c）款‘仅’赋予PTAB权力以进行‘重新审理’”的问题，局长一直有能力扩大PTAB合议小组，从而选择与其观点相同的APJ，并在复审时得出不同的结论。尽管USPTO当前的《标准操作程序一》（Standard Operating Procedure 1，SOP 1）提示扩大小组“不受青睐，通常不会使用”，但指出“在适当的情况下，可以使用扩大的合议小组以确保并保持委员会决定的一致性，例如，在通常涉及3个不同合议小组的相关联案件中”。根据SOP 1，扩大小组的决定必须“经局长批准”，并且根据法规，局长有权决定每个小组的成员。局长甚至可以任命自己担任小组成员。通过这种方式，局长总有办法命令由其选定的扩大合议小组对双方复议结果进行复审。

根据USPTO当前的《标准操作程序二》（SOP 2），局长还有能力自发召集所谓的“先例意见合议组（Precedential Opinion Panel）”。这些小组旨在“决定特别重要（例如，涉及机构政策或程序）的问题”。由其“自行决定”选择和召集此类小组的能力，代表了局长先前可以对PTAB合议小组进行监督的另一种方式。

至少在联邦巡回上诉法院审理的一起案件中，USPTO承认在合议小组初步确定后，其使用扩大的小组强制进行“针对个案的重审”。换句话来讲，通过SOP 1或SOP 2中规定的扩大小组，USPTO能够“确保他的政策立场正在由合议小组执行”。

撇开“通过SOP 1和SOP 2授予USPTO局长的监督权是否使APJ作为下级官员在任命条款下处于弱势”——这是Arthrex案中法官的多数方与反对方之间的主要争论点——的问题不谈，实际问题是，多数方认为局长现在可以对任何双方复议决定进行更直接的审查“并作出自己的决定”将对未来的案件产生影响。在最高法院对Arthrex案作出决定后，6月29日，USPTO实施了所谓的“Arthrex案之后的临时局长审查程序”，还在其网站上发布了一系列“Arthrex问答”，以提供额外的指导。按照目前的设计，临时复议程序将如下进行：

（1）在PTAB发出FWD后，局长可以自行审查该决定，或参与复议的一方可以在30天内请求局长审查。

（2）一方也可以在PTAB合议小组重审后，在30天内请求局长审查。

（3）如果审查由局长主动发起，参与复议程序的各方将收到通知，并可能有机会介绍情况。

（4）局长的审查可以解决任何问题，包括事实问题和法律问题，并将从头重新开始。

（5）局长审查程序也将适用于授权后复议（Post Grant Review）程序，它已经非常类似于双方复议程序。

（6）目前，召集先例意见合议组的标准操作程序将继续有效。

USPTO表示：“目前的流程被设计为一个临时程序，它可能会根据公众的意见和进行局长审查的经验而改变。近期将提供更多信息和更新，以促进流程的透明度。”因此，在接下来的时间内，USPTO可能会发布更详尽的最终指南，或提出有关局长如何直接审查双方复议和授权后复议决定的法规。任何正在考虑发起双方复议程序或目前正在该程序中的当事方应考虑的主要问题包括：

（1）局长是否只能在PTAB发出FWD后才能进行干预，还是也可以审查PTAB不启动程序的决定？

（2）FWD被签发后，局长有多长时间决定是否自行审查案件？那么，局长有多长时间进行审查并作出决定？

（3）目前的指南指出，各方“可能有机会介绍情况”。那么什么情况下会允许介绍情况，该介绍会受到哪些限制？例如，当事方能否向局长提出此前未向PTAB提出的新论点？

（4）局长的审查总共会为程序增加多少时间？

尽管存在未解决的问题，但相关各方应期待在不久的将来上述大部分内容都会得到澄清。各方还应该期待USPTO局长将参与更多的双方复议程序。因为尽管该局局长一直有能力扩大合议小组和重新审理案件，但这种情况发生的次数很少。然而，既然USPTO局长已被授予审查每一项双方复议和授权后复议决定的明确权力，无论提出的问题如何，那么可以合理地得出结论，USPTO局长的监督将成为未来更多PTAB程序中的要素，而不仅仅是那些涉及SOP 1规定的“相关联的案例”或SOP 2规定的“特别重要的问题”的程序。除非并且直到该局局长发布指南或提出法规以阻止他在所有情况下和出于任何原因进行审查，Arthrex案明确显示，鉴于AIA当前的框架，USPTO局长必须“有权审查APJ作出的决定”。与SOP 1和SOP 2中规定的较为有限的自由裁量权相比，这种广泛的自由裁量权将被更频繁地行使。（编译自www.quinnemanuel.com）

翻译：程昱　校对：刘鹏