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美国专利商标局未能阻止欺诈性商标注册

2021年8月11日，美国商务部总监察长办公室（OIG）发布了一份关于美国专利商标局（USPTO）商标注册程序的最终审计报告。2015年以来，USPTO一路见证了欺诈性商标申请的快速增长。2012年的审计发现，接受审查的商标维护申请中超过50%的申请包含未在商业中使用的商品／服务。现有的审计旨在判断USPTO是否阻止了不准确的商标申请进入商标登记簿，并评估USPTO对登记簿上欺诈行为的管理。报告最终发现，商标注册程序在此方面存在问题。

由于恶意行为者的策略和动机在不断改变，USPTO应改善注册程序，否则将面临更多不准确注册进入商标注册簿的风险。这样会增加商标系统合法使用者的成本，例如他们要花费更多时间和精力来检索或挑战未在商业中使用的商标。

USPTO未有效落实美国《法律顾问规则》

USPTO于2019年实施的《法律顾问规则》旨在处理欺诈性或不准确的商业使用样本（specimen）或主张，并要求外国商标申请人必须由美国执业律师代理。

OIG审计评估了USPTO执行《法律顾问规则》的情况，并评估了该规则是否有助于促进商标法及条例的履行。OIG首先认定USPTO没有落实对申请人的居住地址的要求。根据商标审查指南的要求，申请人必须提供居住地址（即永久合法居住地址或企业主要营业地）。邮政信箱或“转交”地址通常不能作为有效居住地址。

《法律顾问规则》还要求在律师的协助下提交申请，并提供律师的姓名、地址、电子邮件地址以及律师资格信息。在审查商标申请和维护申请的裁决时，审计发现了19份申请的居住地址无法接受，审查员对其中的18份申请都没有要求提供可接受的文件。报告指出，没有适当的程序或确切的标准要求审查员对居住地址进行核查或要求申请人提供额外文件。

另外，OIG认定USPTO没有规定适当的程序来让提交不准确商标申请的律师承担责任。报告指出，《法律顾问规则》并不阻止由律师代表申请人提交“经过数字工具修改或模拟的样本”（以下简称为“更改样本”）。尽管被怀疑带有更改样本的申请仅占USPTO接收到的申请总量的6%，并且USPTO向OIG声明它已对一些提供此类样本的律师采取正式措施，但事实上，这些被怀疑的申请有20%是由5个律师提交的。因此，报告称，USPTO缺乏对《法律顾问规则》的充分控制。

USPTO批准带有更改样本的商标申请

OIG还发现，除了允许提交更改样本，USPTO还批准了许多与审查指南相冲突的商标申请和维护申请样本。审计审查了448份USPTO批准的商标申请抽审件和159份USPTO接受的商标维护申请抽审件，发现37%的商标申请和8%的维护申请中至少有一丝迹象表明样本经过更改。此外，审计发现审查指南缺乏可供审查员遵循的充分指导，这体现在各个审查员对带有更改样本的申请的驳回率不同。此外，报告发现USPTO缺乏确保审查一致性和协调性的程序，因为审查员对类似申请并没有统一应用样本规则。因此，报告发现USPTO缺乏足够的样本检查指南和程序。

USPTO不能确保准确地识别商品和服务

OIG审查了上述抽样件中的204件商标申请和57件维护申请（提交的样本是一个网页），以判断所列商品是否在商业中流通。报告发现，58%的商标申请和14%的维护申请包含一种或多种不通过所列网页销售的商品。申请人／注册人可能通过其他渠道合法销售商品，但商品未在网页上列出或许表明商业使用声明不准确。当商标申请或维护申请中的“商品或服务范围比较宽泛或包含无关物品”时，审查员有权要求提供额外的样本。

报告提到了一名USPTO官员的评论——审查员不太经常使用上述权限。报告进一步发现，当审查员确实使用该权限时，使用方式也不太一致。事实上，审查指南并没有澄清什么商品应被视为无关或宽泛，这都取决于审查员的解释。因此，报告认为USPTO缺乏清晰的关于审查员如何使用手中的权限识别商品和服务的指南和程序。

USPTO缺乏全面的管理诈骗风险的策略

OIG在审查USPTO的诈骗风险管理工作时提及了政府问责办公室的诈骗风险管理框架。报告发现，USPTO没有进行常规的诈骗风险评估，或创建诈骗风险档案来识别内在风险，分析了现有诈骗控制措施或配置反诈骗资源。报告强调称，采取这些措施能让USPTO“优先考虑风险以及有效使用机构资源”，这反过来能提高商标登记簿的准确性。

如果不准确的注册获得批准和维护，此类注册会使注册簿变得混乱，未来申请人可注册的商标变得更少，从而增加他们的检索成本和时间。

OIG的建议

该报告最终确定了以下建议，供USPTO局长指示商标专员大卫．古德（David Gooder）实施：

1．制定控制措施和（或）开发工具来检测商标申请和其他商标业务申请中的信息，包括邮政信箱、邮局、非邮政站点的邮件服务（CMRA）、注册代理人和其他不可接受的住所地址。

2．制定标准和程序，以识别和调查在大量欺诈或不准确商标申请中被列为代理人的美国执业律师，以及通过提供指导、采取处分或酌情采取其他行动来规范律师的行为。

3．适时修订审查指南3-19或其他程序，以（a）澄清审查员在审查样本时对第三方信息源的使用；（b）澄清评估网页样本的步骤（包括对网站真实性的总体评估）；以及（c）澄清用于识别样本照片中模拟标签的指南。

4．制定控制措施以确保在审查来自单个申请人的多个商标申请时，审查员之间能保持一致性和协调性。

5．为审查员使用《商标审查程序手册》（TMEP）第904.01（a）条制定具体指南。

6．创建风险框架以解决欺诈性或不准确的商标申请并定期更新风险框架。

7．制定程序来汇总行政管理人员对审查员工作的审查数据，并使用这些数据来监控和评估提高商标注册准确性的工作的有效性。

8月18日，正履行USPTO局长职能和职责的德鲁．赫什菲尔德（Drew Hirshfeld）在USPTO局长论坛博客上写道，USPTO同意OIG的报告，该局一直在“积极加强注册的保护工作”。该帖子还指出，截至8月18日，商标申请量比去年增加了40%以上，这是史上申请量最多的一次。（编译自www.ipwatchdog.com）

翻译：罗先群　校对：吴娴