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英国和欧洲专利局关于使用权利要求可专利性的不同做法

专利申请中通常使用两种主要类型的使用权利要求。第一种类型通常采用“使用物质X以达到Y效果”的形式。这些权利要求通常被解释为等同于方法权利要求，即使用物质X实现效果Y的方法。

第二种类型是本文探讨的主题，也称为有目的限制的产品权利要求。这些权利要求一般采用“物质X，用于实现效果Y”的形式。

此类权利要求通常涉及涵盖制药和化学发明的专利申请。它们可以为新产品提供额外的保护范围，并为已知产品的新用途提供专利保护。

关于使用权利要求的判例法

欧洲专利局（EPO）在化学领域最著名的判例法之一是与美孚石油公司（“美孚”）的减摩添加剂（G2/88）有关的裁决。该案件涉及申请人通过使用权利要求为已知产品的新用途寻求专利保护，基本上确立了欧洲专利局对此类权利要求的裁决先例。

案件事实如下：美孚已经获得一项欧洲专利，该专利的权利要求涉及某些硼化甘油羟基酯。据说这些化合物可用作润滑油中的添加剂。

在美孚获得授权后的9个月异议期内，雪佛龙对其专利的授权提出了异议。在其反对意见中，雪佛龙认为，美孚的权利要求与一项在先美国专利相比缺乏新颖性和/或创造性。该在先专利公开了包括所主张保护化合物在内的油类组合物。在该美国专利中，据称美孚添加这些化合物是为了起到腐蚀抑制剂的作用。

异议听证会和上诉理由

在异议听证会上，雪佛龙成功撤销了美孚的欧洲专利。美孚对这一决定提起了上诉。在上诉期间，美孚提出了一套新的（辅助）权利要求。这套辅助权利要求不是针对化合物本身，而是包含4项针对“在润滑剂组合物中用作减少摩擦的添加剂”的化合物的权利要求。

EPO技术上诉委员会化学部就该上诉举办了听证会。关于辅助性的“使用”权利要求集，该上诉技术委员会决定，有一些重要的法律问题需要解决。因此，他们向EPO扩大上诉委员会（该机构的最高上诉委员会）提出了3个问题。在这些问题中，对本文探讨的内容至关重要的问题是：

就《欧洲专利公约》第54条而言，考虑到先前的出版物披露了将该化合物用于不同的非医疗用途，因此权利要求中唯一的新颖特征是该化合物的用途，那么将该化合物用于特定非医疗用途的权利要求是否具有新颖性？

也就是说，就本案的具体情况而言，关于在润滑剂组合物中使用某些化合物作为减摩添加剂的权利要求，与先前将这些化合物用作润滑剂组合物中的腐蚀抑制剂的权利要求相比，是否具有新颖性？

上诉裁决

扩大的上诉委员会对这个问题的回答是肯定的，即这样的权利要求是新颖的。他们指出，新的用途与实现新的技术效果有关。事实上，这种技术效果以前从未向公众公开过，这意味着所主张保护的发明是具有新颖性的。因此，在该案中，尽管之前将化合物用作腐蚀抑制剂本来也可以减少摩擦，但这一事实并不妨碍后来对减少摩擦的使用申请专利，只要没有识别到摩擦的减少。因此，这是EPO在已知化合物的新（非医疗）用途方面采用的长期做法。

英国知识产权局（UKIPO）和EPO关于使用权利要求的不同做法

然而，这个问题是UKIPO在新颖性审查方面不遵循EPO做法的少数领域之一。与之相反，UKIPO的观点是：“例如，一项使用已知物质作为添加剂来执行特定功能的权利要求，如果这种功能是该物质在现有技术使用中所固有的（尽管未被识别出），则该权利要求并不具有新颖性。”该机构关于审查与化学发明有关的专利申请的指南中规定了这一做法。

这意味着，如果美孚在寻求英国专利申请，UKIPO将会认定，针对使用化合物作为减摩添加剂的权利要求（即EPO已授予的权利要求）与早期用作腐蚀抑制剂的权利要求相比缺乏新颖性。

意见和建议

在实践中，任何寻求提交使用权利要求的专利申请人，如果存在固有的（但未被识别的）早期使用的风险，则应考虑通过向EPO申请欧洲专利来寻求覆盖英国的专利保护。然而，即使采用这种方法，仍然存在一些悬而未决的问题。例如，英国法院是否会宣布EPO授予的此类使用权利要求无效？此外，怎样才构成对这种权利要求的侵权，即在由现有技术的使用本身就能达到效果的情况下？美孚的竞争对手是否可以继续销售这些作为腐蚀抑制剂使用的化合物，只要不说明这些化合物可以减少摩擦？关于这一主题，还需要进一步判例法来明确。（编译自www.lexology.com）

翻译：王丹　校对：刘鹏