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终止美国商标分许可协议的法律考量

根据1888年的梅嫩德斯诉霍尔特案［Menendez v. Holt, 128 U.S. 514, 524 (1888)］，在美国，商标许可可以随意终止是被公认的原则。但是，当有效的许可人（licensor）与第三方签订了使用商标的“分许可（sublicense）”协议时，美国法律对终止又有哪些规定呢？在此类“分许可”终止诉讼中，由于针对这个特定问题的判例法很少见，并且分布在各个司法管辖区，因此诉讼当事方并没有一个可以依据的逻辑清晰的法律体系。尽管如此，了解终止商标分许可的法律考量对于商标的许可人、被许可人（licensee）和分许可被许可人（sublicensee）仍具有重要意义。本文将重点介绍各方在评估或考虑分许可协议时应思考的因素，以及终止协议的可能性。

商标许可人需要考虑的注意事项

一般而言，当分许可被许可人知道或有理由知道商标所有人（trademark owner）不再愿意允许特定使用（particular use）其商标时，对使用分许可的“同意（consent）”即被终止——参见美国1995年《第三次不正当竞争行为法重述（Restatement (Third) of Unfair Competition）》第29条d款。这种不愿可能表现在与持续同意使用其商标不一致的言辞和行为上。例如，法院批准的两种终止许可的方式是：（1）向分许可被许可人发送“停止和终止函（cease-and-desist letter）”——参见Eagle医院医师有限公司诉SRG咨询公司案［Eagle Hosp. Physicians, LLC v. SRG Consulting, Inc., 2005 WL 8160544, at*6 (N.D. Ga. Mar. 24, 2005)］；或者（2）对分许可被许可人侵犯分许可提起诉讼——参见芝加哥商品交易公司诉洲际交易所清算公司案［Chicago Mercantile Exch. Inc. v. Ice Clear US, Inc., 2021 WL 3630091, at*13 (N.D. Ill. Aug. 17, 2021)］。可见，没有什么比提起侵权诉讼更能说明缺乏同意的意愿。

此外，在美国没有法律规定分许可在主许可协议终止后仍然自动继续存在——参见2020年Weinstein控股公司案的二审结果［In re Weinstein Co. Holdings, LLC, 2020 WL 6816961, at *3 (Bankr. D. Del. Aug. 17, 2020)］。一般来说，如果主协议终止，许可人不再有权分许可该协议，除非在主许可协议中明确规定该分许可仍然有效。人不能给出他没有的东西。因此，如果商标许可人希望终止现有许可和任何相关的分许可，应明确表明其不愿意允许任何进一步的使用。

尽管有这些一般原则，即使许可人寻求终止商标许可和／或任何分许可，可能出现的结果是授予分许可所依据的主许可协议有可能不允许他这样做，因为分许可被许可人的权利是否可在终止后继续存在的问题有可能取决于对此类协议的解释——参见美国联邦巡回上诉法院审理的德国弗劳恩霍夫协会诉天狼星XM广播公司案［Fraunhofer-Gesellschaft zur Forderung der Angewandten Forschung E.V. v. Sirius XM Radio Inc., 940 F.3d 1372, 1380–82 (Fed. Cir. 2019)］。就主许可协议中关于分许可的存续问题的歧义，已解决此问题的法院还考虑了外部证据，例如：（1）在主许可协议终止时，分许可被许可人是否履行了分许可协议项下的所有义务；（2）商标所有人知悉并同意分许可协议的条款以及对分许可协议所做的任何修改；（3）当事各方是否讨论了分许可被许可人对许可有效性的长期依赖；（4）商标所有人在处理涉嫌侵权行为中起到的作用，以及当事各方对分许可被许可人继续使用该商标所需取得的许可的假设；（5）在签订相关协议的事前及事后，当事各方可能会阐明主许可协议终止对分许可的影响的其他讨论的情况；以及（6）商业惯例和习俗。因此，商标许可人在准备或签订任何可能影响其未来权利的总许可协议时，应当认识到语言的重要性以及上述因素。

商标分许可被许可人需考虑的注意事项

同样，对于分许可商标的当事各方来说，仔细考虑与适用于此类商标的主许可协议中的相关合同条款非常重要。分许可被许可人用于对抗主许可人的理由诸如：（1）主许可协议有明确的条款，规定了分许可被许可人的具体情况（specific performance）——参见Tarrant服装集团诉Camuto咨询集团公司案［Tarrant Apparel Grp. v. Camuto Consulting Grp., Inc., 838 N.Y.S.2d 498, 499 (App. Div. 1st Dep’t 2007)］；或者（2）许可人欺诈性地歪曲了分许可被许可人赖以加入分许可的信息——参见Ostano商业机构诉Telewide系统公司案［Ostano Commerzanstalt v. Telewide Sys., Inc., 794 F.2d 763, 765–66 (2d Cir. 1986)］。但事实上，几乎没有分许可被许可人基于上述理由成功对抗主许可人而赢得分许可终止诉讼的被报道的实例。

在许可被终止的情况下，如果分许可被许可人能够证明许可人不拥有该商标或已放弃了该商标，或者证明存在导致衡平法禁止反言（equitable estoppel）的疏失，那么他们可能有一定的追索权并就终止成功地进行抗辩——参见Eagle医院医师有限公司案。法院在与分许可被许可人相关的此类分析中所考虑的因素——参见Conagra公司诉辛格尔顿案［Conagra, Inc. v. Singleton, 743 F.2d 1508, 1516–17 (11th Cir. 1984)］与《第三次不正当竞争行为法重述》第29条——包括许可人是否：（1）未能在美国国内任何地方或在几年内使用其商标；或者（2）已经知道涉嫌的商标滥用并因疏忽而延迟主张其权利，从而对分许可被许可人造成了损害。计划再许可商标的一方应考虑这些因素。

鉴于上述适用法律的不确定性，以及在有关分许可被许可人的终止诉讼中法院经常应用多因素测试的这种现状，许可人、被许可人、分许可被许可人和他们的律师在协商许可协议或准备对许可问题提起诉讼时应该意识到这些潜在的问题。（编译自www.quinnemanuel.com）

翻译：程昱　校对：罗先群