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美国专利申请人与诉讼当事人应注意的申请过程懈怠抗辩

26年前，美国专利的有效期从颁发之日起17年改为申请之日起20年。在该项法律修订之前，申请人通常会提交专利的继续申请（continuation）以延迟专利权的颁发，从而尽可能长时间地保持专利有效。这些专利有时被称为“潜水艇专利（submarine patent）”，这个名称很贴合其目的，即将自身隐藏起来并在需要时出现。然而，美国法院最近的两项裁决援引了很少被使用的抗辩理由——“申请过程懈怠（prosecution lache）”，这可能会迫使专利权人在采用上述策略时三思而行，并在辩护“武器库”中为被诉侵权方提供了一件利器。

申请过程懈怠是一种衡平法上的抗辩，可以追溯到1900年代初期。如果专利权人在其专利申请过程中被发现造成了不合理和无法解释的长时间拖延，涉嫌侵权人可以援引该抗辩理由使专利不可执行（unenforceable）。与旨在保护特定竞争对手的传统意义上的“懈怠”不同，认可申请过程懈怠的目的是为公共利益服务。正如最高法院在伍德布里奇诉美国政府一案［Woodbridge v. United States, 263 U.S. 50 (1923)］中所说：“发明人和专利申请人的任何行为如果是用于故意且无理由地推迟发明生效的日期——即该发明垄断期的开始时间，从而推迟了实用发明对公众的免费共享，均属于规避法律规定并破坏了法律的善意目标。”

作为一种古老但很少被使用的抗辩理由，当美国联邦巡回上诉法院在海厄特诉赫什菲尔德案［Hyatt v. Hirshfeld, 998 F.3d 1347 (Fed. Cir. June 1, 2021)］中无效了4项潜水艇专利，以及法官吉尔斯特拉普（Gilstrap）在个性化媒体通信公司（PMC）诉苹果公司案中以申请过程懈怠为由推翻了一项3.08亿美元的判决之后，申请过程懈怠重新登上了美国今年的新闻头条。本文将研究这两个案例，并探讨案件对专利诉讼当事人的一些影响。

海厄特诉赫什菲尔德案——申请过程懈怠的复兴

今年早些时候，联邦巡回上诉法院撤销了地区法院对美国专利商标局（USPTO）下达的向吉尔伯特．海厄特（Gilbert Hyatt）——多项与微芯片和集成电路技术有关的核心专利的所有人——颁发4项专利的命令。这4项专利如果获得授权，将会变得非常有价值。USPTO提出申请过程懈怠抗辩，但地区法院裁定其未能承担举证责任。

涉案的专利申请可以追溯到1995年。1995年，对于理解海厄特案的背景具有重要意义：那一年，由于《关税与贸易总协定（GATT）》乌拉圭回合在美国获得通过，美国同意将专利保护期从授权之日起最长17年，更改为从申请日或较早的非临时申请的优先权日起最长20年。将于1995年6月8日生效的新法引发了1995年春天涌向USPTO的大量专利申请，而这一时期后来被命名为“GATT泡沫（GATT Bubble）”。在最近起诉的案件中，该名称再次被提起。海厄特在GATT泡沫期间批量提交了381项专利申请，每项都是他11项较早的父申请的复印件。海厄特案法院判决中涉及的4项专利申请即来自这些GATT泡沫申请。

在最初的GATT泡沫申请之后，海厄特提交了一系列修改，它们不仅冗长而且包含大量权利要求——每个申请平均有数百个权利要求。USPTO不知所措，向海厄特发出了一系列通知并要求精简多余的权利要求，但海厄特并未完全遵守。最终，USPTO驳回了上述4项申请。

2005年11月和2009年9月，海厄特根据《专利法》（即《美国法典》第35编）第145条提起了4项诉讼，寻求从上述4项专利申请中取得专利授权。在每项诉讼中，海厄特都声称USPTO存在事实错误并且没有遵守法律。USPTO则反驳了海厄特，称后者在申请过程中存在懈怠。USPTO辩称，海厄特“在处理其从1969年至今的近400项专利申请时”使用了“拖延方式（pattern of delay）”，导致他专利权的丧失（forfeiture）。他的拖延策略包括：对已提交45年以上的申请要求优先权；在1995年6月8日前夕批量提交了300多项申请，这些申请是他之前11项申请的复印件；以及同意USPTO将每个申请集中在不同的发明点上，但后来没有这样做（海厄特后来透露他从未打算这样做）。但是经过5天的庭审，地区法院认为USPTO本可以投入更多的精力和资源来处理海厄特的未决申请，而且USPTO与海厄特的会面过于非正式且不充分。此外，由于USPTO在2003年至2012年期间暂停了海厄特专利的申请程序以等待多起诉讼的结果，因此申请程序的中止并不完全是海厄特造成的。最终，地区法院裁定USPTO（而非海厄特）未能“采取必要行动推进海厄特专利申请的程序”，使得申请过程懈怠作为抗辩理由并不适用。

在上诉中，地区法院的判决结果被联邦巡回上诉法院推翻。上诉法院首先审查了申请过程懈怠的起源和历史，确定该理由仍然有效，并且可供专利诉讼人和USPTO使用。特别是，上诉法院分析了3个关于申请过程懈怠的先例案件——博格斯案［Bogese, 303 F.3d 1362 (Fed. Cir. 2002)］、讯宝科技公司案［Symbol Techs., Inc. v. Lemelson Med., Educ. & Research Found., LP, 422 F.3d 1378, 1385 (Fed. Cir. 2005)］和癌症研究科技有限公司案［Cancer Research Tech. Ltd. v. Barr Labs., Inc., 625 F.3d 724 (Fed. Cir. 2010)］。

在博格斯案中，联邦巡回上诉法院认定申请人在8年内提交了12项继续申请，其中没有一个解决了此前专利被驳回的原因，这可以让申请过程懈怠成立。同样，在讯宝科技公司案中，上诉法院认为申请人的重复申请——这导致申请和专利授权之间延迟了18至39年——是不合理的（unjustifiable）。在距离现在时间更近的癌症研究公司案中，上诉法院增加了另一个证明申请过程懈怠的要素，要求提出该抗辩者证明：（1）专利权人在申请过程中的拖延在所有情况下都是不合理且不可原谅的；以及（2）被诉侵权人因拖延而受到损害（prejudice）。上诉法院随后否决了被诉侵权人的申请过程懈怠抗辩，因为没有证明存在损害。

将这些先例应用于海厄特案的事实，联邦巡回上诉法院认为地区法院误用了申请过程懈怠的法律标准，没有正确评估USPTO的行为，并且没有考虑到整体情况。上诉法院应用了癌症研究公司案中确立的2个关于申请过程懈怠的要点：

整体情况

联邦巡回上诉法院认为，海厄特的4项有争议的申请全部主张了在1970年代初和1980年代提交的申请的优先权，这意味着海厄特已经等了12到28年才提出申请程序要求。他所有的GATT泡沫专利都被发现了类似的拖延。海厄特提出的论点表明他的拖延仅在10到19年之间，但即使承认这是事实，上诉法院也认为这些拖延足以支持申请过程懈怠抗辩。

法院还批评了海厄特处理申请过程的方式——它“几乎保证了无限期地拖延申请过程”，并将其描述为“淹没USPTO的完美风暴”。法院认为海厄特的几项行为已对申请过程造成了拖延，包括：

－海厄特就大量具有不同优先权的早期专利申请主张优先权，对审查员造成了极大困扰；

－海厄特提交了冗长且复杂的说明书，对审查员来说要识别其中的要素非常困难且耗时；

－海厄特通过提交修改，为每项申请添加了数百项权利要求，其中包含冗余的内容并与之前申请中的权利要求相同，这进一步干扰了审查。

当考虑到这些总体情况，“没有合理的解释……正当化海厄特处理申请过程的方式”。联邦巡回上诉法院因此得出结论，海厄特实施了无法解释和不合理的拖延，并且阻碍了USPTO对其专利申请的审查。

损害

在海厄特案中，法院将其在专利侵权案件中的先例适用于海厄特提起的根据《专利法》第145条的诉讼。该先例一般要求被诉侵权人确立可归因于专利权人拖延的损害，通常情况下要证明侵权人在该拖延期内投资、开发或使用了权利人所主张的技术——换言之，被诉侵权人需要证明其介入权（intervening right）。联邦巡回上诉法院还借鉴了其传统“懈怠”抗辩中关于损害因素的先例，这些先例普遍认为6年的拖延可被推定为“不合理、不可原谅和有损害的”。结合这两种情况，联邦巡回上诉法院认为，在根据《专利法》第145条的诉讼背景下，USPTO通常必须证明其介入权以确立损害，但长达6年或更久的不合理且无法解释的申请过程拖延会引发损害推定，而证明不存在损害的责任将转移到专利申请人身上。

法院继而认为：

如果专利申请人明显滥用USPTO的专利审查制度，申请人的滥用行为及其影响符合申请过程懈怠的损害要求。例如，当申请人的行为过度增加了USPTO的行政负担，并且从实际上加大了使用该局体系的每个人的税务负担，那么这明显就是滥用了专利制度。这种滥用还表明申请人有可能更广泛地损害公众利益，削弱专利制度的善意本质，扼杀创新和创造力。在此类极少数情况下，仅从申请人的行为及其对USPTO的影响，就能在根据《专利法》第145条的诉讼中证明支持申请过程懈怠抗辩所需的损害。

联邦巡回上诉法院认为，海厄特在申请过程期间的行为造成了无理由和不合理的拖延，仅此一项就足以满足损害要求。但法院还指出，在案件发回重审期间，海厄特有权提出证据来否认被推定出的损害。因此，海厄特案以USPTO申请过程懈怠抗辩的胜利而告终，海厄特承担重审时对未造成损害的举证责任。

海厄特案的应用——PMC诉苹果公司案

申请过程懈怠抗辩在海厄特案中重获新生后不久，它席卷了德克萨斯州东区，推翻了一项3.08亿美元的陪审团裁决。

在PMC与苹果公司之间的专利侵权案［Personalized Medica Commc'ns, LLC, v. Apple, Inc., No. 2: 15-CV-01366-JRG (E.D. Tex. Aug. 5, 2021)］中，陪审团裁定苹果公司侵犯了PMC的专利，并判给PMC超过3.08亿美元的赔偿金。3个月后，法官吉尔斯特拉普举行了庭审以判定苹果公司的多项“衡平平权反诉（equitable affirmative counterclaim）”，申请过程懈怠便是其中之一。

庭审中的证据表明，PMC被侵权的专利源于其在1981年和1987年提交的2项专利申请。在1981年至1995年期间，PMC的申请过程策略是根据“法律所允许的最晚时间点”延迟提交继续申请，目的是使其“能够对市场进行长达30年到50年的广泛控制”。此外，PMC一直隐藏其专利组合，直到其要求保护的发明主题在行业中被广泛采用，并在侵权行为根深蒂固且广泛传播之后才参与许可或执法工作。

就像海厄特一样，PMC在1995年6月8日之前的GATT泡沫期间提交了大量（328项）继续申请。这些申请要求的优先权可追溯到1981年和1987年的申请，每个申请仅包含占位要求（placeholder claim），使申请在适用GATT泡沫之前法律的同时允许PMC进行修改。从这之后，被侵权的PMC专利直到2012年才被授权，并且包含在授权前不久才添加的新修改的权利要求。

吉尔斯特拉普发现此案与海厄特案的事实模式非常相似，并且与海厄特案一样，总体情况表明PMC在其专利申请过程上存在不合理且无法解释的拖延。特别是在证明损害方面，法官指出，当PMC启动其后来才主张的专利的申请程序时，苹果公司过去几年来一直在开发自己的产品，而并未意识到PMC的潜在专利权。苹果公司的介入权使损害要求得到满足。

吉尔斯特拉普在他最终的决定中写道，“本法院非常重视扰乱正式委任的陪审团的一致裁决对未来的影响”，但“同时，法院不能无视来自联邦巡回上诉法院的明确、及时、高度相关、并且最重要的是具有约束力的权威判例”。面对本案与海厄特案惊人的相似之处，法院站在苹果公司一边，认定PMC的专利无法执行，这一决定推翻了3.08亿美元的陪审团一致裁决。

总结

那么这两起案件对专利案件当事人和专利申请人的影响是什么呢？首先，海厄特和PMC代表了令人吃惊的申请过程策略；正如联邦巡回上诉法院明确表示的那样，专利权人当然可以在不触发申请过程懈怠的情况下提出继续申请。上诉法院在讯宝科技公司案中提供了3个被允许的申请过程的例子：

1．提交分案申请以回应限制性要求（restriction requirement），即便该申请就发生在专利申请的授权公告发布之前；

2．重新提交申请以提供有关发明意外优势的新证据；以及

3．重新提交申请以添加发明主题，以便随着发明的发展尝试支持更广泛的权利要求。

该列表并不详尽，申请人可以通过多种方式提交申请并正确地追求可专利性，而不必做到海厄特和PMC那样的程度。此外，即使申请过程被拖延超过6年（并因此推定存在损害），申请人仍然有机会提供证据来否认损害。

其次，申请人应该记住重要的是整体情况。正如海厄特和PMC所证明的那样，法院将超越所涉专利并将申请人在USPTO面前的行为作为整体进行检查。不用说，经验丰富的诉讼当事人将会（并且应该）认真筛查申请过程历史——由其是包含大量程序性往来的历史，揭露任何不合理的行为，以支持申请过程懈怠的主张。海厄特案和PMC案的判决是对专利申请人的一个警告，即在申请过程期间采取提交后续申请和其他拖延模式之前要三思而后行，以免损害他们的专利保护权。（编译自www.quinnemanuel.com）

翻译：程昱　校对：刘鹏