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美联邦巡回上诉法院允许专利权人通过自愿弃权阻止他方上诉

美国联邦巡回上诉法院近期应专利权人的请求批准驳回由被控侵权人提起的对双方复议（inter partes review）结果的上诉，转而依据专利权人的“自愿”解决专利诉讼。在ABS公司（ABS Global Inc.）诉Cytonome公司（Cytonome/St, LLC）一案（以下简称“Cytonome案”）中，合议庭就专利权人可获得上述救济的具体情况制定了一个框架，解释了专利所有人如何通过明确的弃权（expressly declining）以应对请求人在取得了地方法院的不侵权判决结果后仍提出的上诉。

针对Cytonome专利的地方法院诉讼和双方复议

通常情况下，在美国专利商标局（USPTO）专利复审和上诉委员会（PTAB）进行的双方复议程序的当事人，也会在联邦地方法院就该专利进行诉讼。2017年6月，Cytonome等公司提起诉讼，声称其包括第8,529,161号美国专利（以下简称“161专利”）在内的6项专利遭到侵权。系争的161专利涉及微流体系统的设备和方法，被告ABS被指控在其养牛业务中侵犯了上述专利。2017年10月，ABS提交了一份要求对161专利的所有权利要求进行双方复议的请求书。PTAB进行了审查，并于2019年4月发布了最终书面决定，认定161专利的部分权利要求无效，但ABS未能证明其他的权利要求不可获得专利。

直到PTAB发布最终书面决定时，联邦地方法院诉讼的简易判决动议仍悬而未决。事实上，地方法院在2周后作出了简易判决，即被指控的ABS产品没有侵犯161专利的任何权利要求。但之后，ABS于2019年6月向联邦巡回上诉法院提交了对PTAB决定的上诉书，试图推翻其未能证明161专利其余权利要求不可获得专利的审查结果。

联邦巡回上诉法院认为没有适用的“诉由消失”例外情况，并根据最高法院的已有意见适用自愿终止原则

美国《宪法》第3条第2款要求，司法权仅适用于“案件”或者“争议”，提起的诉讼必须满足《宪法》第3条的规定，法院才能对案件进行实体审理。要证明起诉资格，原告方应当证明（1）存在事实上的损害；（2）损害与被诉行为之间具有因果关系；以及，（3）对原告方的有利判决有可能对损害予以救济。

2019年11月，ABS提交了上诉的开庭摘要。在2020年2月的回应摘要中，Cytonome辩称ABS不具备对PTAB的决定提出上诉的资格。为了支持这一论点，Cytonome附上了一份律师的宣誓证词，称Cytonome“已选择不对联邦地方法院关于161专利的不侵权裁决提出上诉，并在此拒绝对PTAB决定的上诉”。该摘要称，Cytonome的不上诉决定消除了为符合《宪法》第3条资格所需的必要条件，即“存在事实上的损害”。具体而言，Cytonome认为，ABS为了支持其上诉，需要——但实际无法做到——出示得出“该公司仍然面临由于权利人执行161专利权利要求而为其带来巨大风险”的结论的基础证据。而ABS的答复摘要则认为，审判权在法学上应该根据“争议”而不应根据“资格”进行分析，并且联邦巡回上诉法院承认专利诉讼中有关“无审判价值原则（mootness doctrine）”的所谓的例外。

联邦巡回上诉法院同意ABS的论点，即“争议”提供了正确的框架来评估审判权，但不同意有任何适用的例外。至于适当的框架，上诉法院引用了联邦最高法院的解释：“‘争议’可以被描述为在时间框架内设定的‘资格’原则——必须在诉讼开始时即存在的必要的个人利益（即，资格），需要在其存在期间一直持续（即，争议）。”按照这种方式理解，Cytonome提出的问题不是“资格”问题，而是“自愿终止原则（voluntary cessation doctrine）”是否适用于ABS这种没有实际价值的上诉。

联邦巡回上诉法院就出现侵权和无效两个相互冲突的诉求时如何处理自愿终止的法律问题，参考了Already公司（Already, LLC）诉耐克公司（Nike, Inc.）案（以下简称“Already案”）。该案涉及耐克的商标侵权指控和Already提出的商标无效的反诉。耐克试图通过自愿发布广泛的不起诉约定驳回整个案件，包括Already提出的反诉。但Already认为这并不足够，原因至少是其未来的产品可能仍会再次受到耐克商标权的威胁。正如联邦巡回上诉法院指出的那样，最高法院指出，在这种情况下，自愿终止原则把“初始责任（initial burden）”放在作为权利人的耐克身上，表明Already没有合理的理由预期Nike会恢复针对自己的维权。如果权利人发布了涵盖所有涉嫌侵权行为的不起诉约定，那么被指控的侵权人仅承担证明其已经从事或有具体计划从事上述约定未涵盖的活动的责任。对于Already而言，最高法院认为耐克已经履行了其不发起侵权纠纷的责任，而Already未能履行其反责任，因此该案没有被考虑的意义。

至于ABS所主张的专利法条文中的争议例外，上诉法院在其判例中没有发现此类规则。据此，上诉法院对该案中的专利纠纷适用Already案中的自愿停止原则。

上诉法院认定ABS的上诉没有意义

应用自愿终止原则，联邦巡回上诉法院认为，Cytonome不对地方法院的不侵权简易判决提出上诉足以满足其不发起侵权纠纷的责任，表明无法合理地预期该公司将继续针对ABS主张161专利的权利。在得出这一结果时，上诉法院表示：“Cytonome放弃上诉权，有效地促成了地方法院的不侵权判决成为终审判决。”根据联邦巡回上诉法院的排除法学，特别是根据凯斯勒原则（Kessler doctrine），不侵权的最终判决将赋予被控产品“非侵权器具（noninfringing device）”的地位，这将禁止今后针对基于这些非侵权产品或“基本相同”的任何产品的未来活动主张同一专利。根据该法律，Cytonome的弃权有效地阻止了该公司在未来基于相同或类似的产品指控ABS侵犯其161专利权利要求的任何维权行动。

反观ABS所获得的机会，即提供相反证据证明其“合理地预计Cytonome会再次提起161专利侵权诉讼”，或者ABS已从事或有具体计划从事Cytonome自愿约定中未涵盖的活动，上诉法院指出记录中没有任何此类证据。因此，上诉法院驳回了ABS的上诉，认为该上诉没有被考虑的意义。

结论

这一先例决定证实自愿终止原则适用于就双方复议审查的最终书面决定提出上诉的情况。联邦巡回上诉法院依据最高法院对Already案的理论解释，确认Cytonome在这种情况下提交的宣誓书是充分的，至少对于被上诉人的“初始责任”而言，上诉法院为未来的诉讼当事人获得类似的救济提供了指导。分析还表明，被指控的侵权人在提供相反证据证明他们从事或有具体计划从事不属于侵权指控中被弃权范围的活动时，可能面临重大障碍。（编译自www.quinnemanuel.com）

翻译：程昱　校对：罗先群