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专利侵权维权

发明创造人或其权利受让人对特定的发明创造在一定期限内依法享有的独占实施权,是知识产权的一种。那么专利权人如何保护自身的专利权呢?遭到专利侵权时,专利律师会帮你做什么工作呢?

一、专利权侵权分析

专利权人认为自己的中国专利受到侵害后,应首先将对方技术与自己的专利技术进行认真的对比分析,看对方的技术特征是否确实落入自己专利的保护范围内,以确定专利侵权是否成立。专利权人往往会过高估计自己的专利权,因此,最好委托中国的专利律师对是否构成专利侵权进行分析,提供法律意见。因为中国的专利律师熟悉中国的法律,又是站在客观的立场上进行分析的,因此,其法律意见比较客观公正,可以作为决策时的参考。

有关实用新型专利和外观设计专利的专利性分析最好委托专利律师进行,其理由与上述委托专利律师分析专利侵权的相同。

然后,专利权人还应对自己的中国专利权的专利性进行分析,以确定其有效性。因为,根据中国专利法规定,中国专利局只对发明专利进行实审,而对实用新型和外观设计不进行实审,只进行形式审查。因此,一般情况下,如果是发明专利,对其专利三性即新颖性、创造性和实用性可以不进行分析,只要检查一下年费是否缴纳,专利是否有效即可。而对实用新型专利和外观设计专利,必须认真进行专利三性分析。只有该实用新型专利或外观设计专利具有专利性,确实是有效权利的前提下,才宜对专利侵权者采取行动。否则,一旦对方向中国专利局对该实用新型专利或外观设计专利宣告专利权无效请求,该实用新型专利或外观设计专利就会因缺乏专利性而被宣告无效。

专利权人在确认自己的专利权有效、专利侵权成立之后,方可着手进行下一步工作。

二、固定专利的权利证据

1、专利权证书,证明专利权授权时的权属状况。

2、专利登记薄副本。一定意义上来说,专利登记薄副本是比专利证书更为重要的证据,因为专利证书记载的是专利授权时的权属状况,在授权之后,专利的权属状况可能会发生改变,如专利权转让,专利被宣告无效等,这些内容在专利证书上是反映不出的,但却会在专利登记薄副本上反映出来,但在实务中一些专利权人却没有提供,一些司法机关对此也没有给予应有的重视。

3、专利授权公告文本:发明或实用新型的为权利要求书、说明书、摘要及摘要附图;外观设计的为公告授权的图片或照片及简要说明。

4、专利年费收据:证明专利持续有效。其实这一证据在提供了前述的专利登记薄副本的情况下,是可以不提供的。因为在专利登记薄副本的最底行会注明“该专利年费已缴纳至某年某月某日”。司法实务中专利权人提供专利年费收据的证明目的在于说明专利已缴纳年费,专利持续有效。但在国家知识产权局的专利的缴费实务中,即使专利已被宣告无效,或因没缴纳年费而导致专利权终止后,缴纳专利费也是可以进行的,从而取得专利年费收据。因此通过专利年费收据证明专利持续有效是不充分的,有时甚至是错误的。如此以来,前述的专利登记薄副本就显得极其重要了。立诺知识产权李康松认为之所以在实务中出现用专利年费收据来证明专利持续有效,可能是受《最高人民法院关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》第四条的影响,该条规定:专利权人应当提交证明其专利权真实有效的文件,包括专利证书、权利要求书、说明书、专利年费交纳凭证。这里专利年费交纳凭证是专利真实有效的文件之一,却并未提及专利登记薄副本,不能不说是一个瑕疵。

5、专利检索报告:《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律的若干规定》第八条规定,提起侵犯实用新型专利权诉讼的原告,应当在起诉时出具由国务院专利行政部门作出的检索报告。因此在该司法解释出台后,不少法院在原告提起实用新型专利侵权诉讼时,若没有提供专利的检索报告,法院拒绝受理。但此种做法明显不符合民事诉讼法第108条的规定。随后最高法院在答复北京市高级人民法院的请示中明确表示,出具专利的检索报告并不是提起专利侵权诉讼的条件。但若不提供检索报告,被告提起专利无效宣告请求的,如无其他可以不终止诉讼的情形,人民法院应该中止诉讼。因此原告在起诉时最好提供专利的检索报告,避免案件被中止审理。

三、搜寻并固定专利侵权证据

1、书证:通常是公证书,专利权人通过市场调查,发现了侵权行为后,通常会向公证机关提出申请,对购买侵权产品的过程及购得的侵权产品进行公证或对侵权现场(如许诺销售)或对侵权产品的安装地进行勘查公证,取得公证书,从而证明被告存在侵权行为。在公证取证的过程中,专利权人最好主动向销售者索取产品宣传册、销售侵权产品人员的名片、购货发票或收据,以进一步的明确,产品的生产者和销售者,同时专利权人可要求公证机关对前述资料的来源和真实性作出说明,一并记载在公证书中。

2、物证:专利权人从市场上购得的侵权产品。购得的侵权产品应由公证人员封存并拍照。在提交给法院之前,原告应确保封条完好无损,否则被告将可能在质证时提出异议,对侵权产品不予认可。

四、搜寻与固定损失证据

1、专利实施许可合同:现在司法实务中,提供损失证据的案件较少,客观原因是此类证据举证难度较大,举证成本较高。因此出现大量的专利权人通过与他人签订专利实施许可合同,以合同约定的许可使用费作为请求赔偿的依据。专利实施许可合同就成为经济损失的证据。在国内一专利管理先行一步的企业,通常会与其业务单位签订名义上的专利实施许可合同,并办理相应的备案手续以及专利许可使用费的付款和缴税凭证,但被许可方实际并未生产专利产品。此种情形下,合同约定的许可使用费不应作为赔偿的参照依据。因为此时约定的许可使用费已不能客观反映专利的市场价值。

2、财务审计报告:根据《专利法》的相关规定,侵权赔偿的数额确定除参照前述的专利许可使用费外,还有权利人因被侵权所受到的损失或者侵权人因侵权获得的利益以及法定赔偿。在原告主张以自己所受到的损失作为赔偿数额的依据时,应提供自己单位产品获利情况的财务审计报告,以及原告因被告侵权造成销售量减少的总数或者被告制造的侵权产品的数量,两者相乘之积就是原告的损失数额的依据;在原告主张以被告的获利作为赔偿的依据时,原告通常要申请法院保全被告的财务会计账册,经独立的第三方审计后,以审计结论确定被告的侵权获利情况,从而明确被告赔偿的依据。最后在法定赔偿中,原告可提供一些证明被告侵权情节及专利产品市场价值的辅助证据,作为法院在确定具体赔偿数额时的参照因素。

常见问题

如何应对专利侵权诉讼

1、冷静面对,勇于诉讼,寻求有经验的专利律师代理。

2、主张专利无效:这是应付专利侵权诉讼中最有效的武器,专利被宣告无效,自然就谈不止侵权了。

3、主张先用权:企业在开发和实施技术时就应当保留有关该技术开发完成的具体证据和实施的具体证据,以备将来抗辩侵权指控之用。

4、主张善意使用或销售:对于产品的使用者和销售者来说,产品的合法来源其实就是产品的合法进货渠道。能证明这一点,就可以不承担赔偿责任。

5、主张对方滥用权力:如果专利权人滥用专利权的行为违反我国有关法律的规定,则被控侵权的企业可以主张对方滥用专利权的有关行为无效,从而保护自己的利益。

6、要求强制许可实施对方专利:如果企业以专利权人已经取得的专利为基础,研究开发出新的技术,实现了技术重大进步,就应当积极申请取得专利,这样就能在和外国专利权人的专利竞争中处于不败地位,还可以优先实施对方的专利技术。

7、专利保护期将至为专利许可费少交或不交的谈判条件:企业在接到专利权人的律师函,要求停止使用某项专利技术或向其支付专利许可费时,首先要做的事情是调查清楚该专利技术的有效性和保护期经过的时间长短,不是盲目缴费。

如何应对接收到美国专利侵权警告信?

      美国市场消费能力强, 规模大, 一直是台湾, 中国外销主要市场, 加上美国劳​​工贵, 环保法令严, 许多产品生产成本无法与亚洲生产成本竞争. 美国企业除了到亚洲设厂生产, 或向亚洲工厂订购产品外, 也会用智慧产权方式来保障及防止亚洲公司产品直接销美, 尤其在电子通讯新科技类产品. 欧美科技发展较早, 一般电子, 通讯在制订标准初期, 大多是由欧美大公司主导, 后来日本也进入制订标准, 在一, 二十年之中, 电子产品, 无论是音响, 电视, 影像或2G, 3G, 及4G无线通信领域都被欧美, 日或韩国等大企业以制订标准同时赶紧申请相关专利方式, 将这些领​​域占领, 新公司要想进入这类产品, 不得不付买路钱. 近几年亦有人投资组成专利池公司, 收购某一系列相关专利, 向厂商收取权利金为目标, 如不签约支付, 便提出告诉, 带动专利诉讼的风气, 冷不防厂商便会接到停止美国专利侵权警告信, 接到后, 该如何应付, 下面是建议, 供参考。

      警告信发信人会指出其拥有的美国专利, 涉及侵权的是那些产品, 当然看发信人的真正用意. 如果发信人是竞争对手, 他很可能是要收信人停止生产, 如发信人本身并没生产类似产品, 那他的目的是要求收信人签约支付权利金, 发信人也会要求收信人提供过去侵权货品销售数量. 收到类似警告信。

      第一步便是评估风险性, 先针对涉及产品及美国专利做侵权分析, 确定是否侵权及可能侵权与否, 如果有侵权可能, 估计牵涉金额款项多少, 侵权与否必须借专利律师协助以专业知识来判断, 如果寄警告信者本身并没产品, 只是拥有专利, 如侵权存在, 其可能要求只是产品利润, 若对方自身有相关产品, 便需检查其产品, 说明书或包装上是否标示该专利, 如没有, 即使侵权存在, 赔偿对方只能只能从侵权者第一收到对方警告信后产品出货数量来计算赔偿金额。

      第二步:

(a) 如果评估下来, 产品侵权可能性极大, 而对方的目的是以收取权利金为主, 我方应慎重考虑与对方签约, 支付权利金.

(b) 从产品变更设计着手, 尽可能将可能侵权或不确定之处另做设计, 避免侵权, 但有些专利是包含必要标准或无法有效重新设计, 不是可以另行设计.

(c) 查查侵权责任是否该由元件供应商承担, 如是, 该要求供应商出面与对手打交道.当然更积极攻防之道是寻找对方美国专利弱点及漏洞, 回到USPTO查该专利申请过程中有无不当及瑕疵, 也搜寻USPTO在引证先前相关技术文件(Prior art)是否有漏掉相关重要文件, 如有, 可以考虑向USPTO提出复审, 或准备在谈判或诉讼中使用. 如果我方有可以控告对方产品的专利, 可以考虑做筹码与对方谈判, 如确定我方产品并不侵权, 但对方紧咬不放, 我方可以考虑要求法院裁定我方产品并不侵权理由, 先将对方向法院提出告诉.

      在美国打专利侵权官司耗时(一审3-5年, 还可上诉), 耗钱, 被告及原告在花费上大致相同, 如非恶意侵权, 一般法官案例上不会判赔律师费, 原告要提告诉也需评估划不划算. 因此接到警告信, 需冷静分析自己产品与涉嫌专利之关系, 了解对手背景及其法律诉讼历史, 做准备. 有些情况下, 全部评估完后, 最好的行动可能是相应不理。