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现有技术、背景技术与说明书撰写缺陷分析

现有技术、背景技术概述

依据中国专利法实施细则第三十条的规定，现有技术是指申请日（有优选权的，指优先权日）前在国内外出版物上公开发表、在国内公开使用或者以其他方式为公众所知的技术，也称为已有的技术。

依据上述定义可知，现有技术具有时间性、地域性。现有技术的时间性体现在现有技术必需公开在专利申请的请日之前（不包括申请日当天），如果该申请要求了优先权，则必需公开在优先权日之前。现有技术的地域性与其公开方式密切相关。依据我国现行的专利法，以出版物方式公开的现有技术不受公开地限制，而以使用方式或其他方式公开的现有技术则仅限于国内。

传统意义上的出版物出版公开和使用公开的公开日和公开地相对比较容易确定，但随着互联网的出现，网络对专利法中的现有技术的认定带来了新的挑战①。虽然最新的专利审查指南（下文称为“审查指南”）中已经明确将网络公开列为出版物公开②，但是对于如何从技术上认定网络公开的公开日等问题目前尚无规定。因此，为了稳妥起见，在网络公开的认定标准出台之前，申请人最好不要直接引用网络上公开的文件作为现有技术。

从现有技术的技术属性看，现有技术可以分为如下三类：一、一般意义下的现有技术；二、特定领域或行业的公知技术或公知常识；三、生活常识。第一类现有技术例如有在先公开的专利文献、论文、专著中记载的技术内容等，如果在说明书中引用这类现有技术，一般要求准确地记载出处以及公开日期。第二类现有技术例如有专业教科书、专业字典、行业技术标准中记载的技术内容，或者行业中公知的定理、公式等，如果在说明书中引用这类现有技术，可以先不引用出处，但在后续程序中如果受到质疑则需要提供证据。对于第三类现有技术，在说明书中通常可以直接使用，勿需举证，例如在通常情况下水在0℃时结冰、在100℃时沸腾等。通常随着时间的经过，第一类现有技术逐步转换为第二类现有技术，甚至转化为第三类技术。

说明书中引用现有技术通常可以采用如下三种方式：直接引用式，这种方式主要用于上文所述的一般现有技术；间接表明式，这种方式主要用于公知常识的引用，其表现形式例如有“本领域十分公知的”、“广泛使用的”、“常规的”等；隐含式，即不作任何说明，这种方式主要用于表述与发明点不直接相关的常规技术或一般的生活常识。在这三种引用方式中，第一种引用方式最为稳妥，但要注意前文所述的公开日期的限制，对于与发明公开密切相关的技术通常应该采用这种方式，后两种方式相对简单，但容易受到质疑。

在专利界中还有一个概念是背景技术。在审查指南中规定说明书的背景技术部分应当写明对发明或者实用新型的理解、检索、审查有用的背景技术。虽然从包含的技术范围上看，由于背景技术主要是指发明人在进行发明创造时所基于的、与发明或实用新型密切相关的技术，其范围比现有技术所包含的技术范围要窄，但是就时间界限上看，背景技术除了包括在申请日或优先权日之前公开的现有技术之外，还可以包括申请日或优先权日后公开甚至未公开的、不属于现有技术内容的技术，例如在申请日之后但不晚于公开日公开的中国专利文献。通常，在背景技术部分中描述的对应于独立权利要求的前序部分中的技术内容应该属于现有技术。说明书中作为背景技术引用的、在申请日之后但不晚于公开日公开的中国专利文献不属于现有技术，它属于说明书的公开内容的一种特殊形式③。

从专利审查的角度看，现有技术、背景技术至少具有如下作用：（一）它是确定发明是否清楚完整公开的基础。一项发明总是在一定的现有技术上做出的，而申请人通常又不可能在说明书中将所涉及的全部现有技术都详细地描述。因此，当申请人和审查员所基于的现有技术水平不同时，对发明是否清楚完整公开的判断结果可以完全不同。虽然在专利审查的过程中审查员应当是知晓该技术领域的所有普通技术知识并能够获知该领域中的所有现有技术的“假设的人”（即“本领域普通技术人员”）的代表，但这毕竟是一种假设的人，现实中并不存在。因此，当审查员基于的现有技术低于申请人所基于的现有技术时，审查员会质疑该发明申请是否清楚完整地公开了发明，这时申请人必须要解释或证明被质疑的内容属于现有技术，否则该申请就有可能被认定为公开不充分而被驳回。（二）审查所要求保护的技术方案是否具有三性、清楚性、是否缺少必要技术特征、是否得到说明书的支持、是否具备单一性等与现有技术密切相关的缺陷的重要依据。虽然在专利法中现有技术的概念的设立主要是为新颖性和创造性的判断，但是其作用显然不仅仅限于此，因为在很多情况下，上述其它问题也都与现有技术的水平、申请人所针对的现有技术中存在的问题密切相关。（三）此外，现有技术的水平还是说明书和权利要求书修改是否超出原始权利要求书和说明书范围判断的重要依据。原始权利要求书和说明书的范围包括原始权利要求书和说明书的文字记载的内容以及根据原始权利要求书和说明书的文字记载的内容以及说明书附图能直接、毫无疑义地确定的内容。其中“根据原始权利要求书和说明书的文字记载的内容以及说明书附图能直接、毫无疑义地确定的内容”就意味着本领域普通技术人员在阅读完权利要求书和说明书之后结合本领域的现有技术能够唯一地得出的内容，在说明书中没有关于现有技术出处的明确指引的情况下，这里的现有技术通常是上文中指出的第二类和第三类现有技术，而不是第一类一般意义下的现有技术。

说明书撰写缺陷分析

下文拟从说明书撰写的角度探讨由于现有技术或背景技术处理不当可能带来的缺陷。在说明书中通常出现的与现有技术或背景技术相关的问题主要有引用不当、背景技术部分描述不当以及术语使用不当三类，下文分别描述。

1.引用不当

引用不当主要体现在引用文献的公开日期不符合要求、被引用的文献或该文献的内容不能被唯一地确定和不应当引用的内容采用引用的方式撰写。

依据审查指南的规定，作为背景技术，说明书中引用的外国专利文献或非专利文献都必须公开在该申请的申请日之前，引用的中国专利文献的公开日不晚于该申请的公开日④。这虽然是对引用的一个形式要求，但是如果引用不符合这种形式要求，则该引用可能被视为无效引用，相应的技术内容就不能视为该发明申请公开的内容，由此可能导致影响说明书公开的清楚性的实质性缺陷。

对于引用中国专利文献，审查指南中允许申请人在说明书中引用在先或同日提交的另一申请作为背景技术，其目的在于简化申请人对在先申请中已经描述过的内容的描述，而将重点放在进一步改进的描述上，对于这种引用，审查指南中要求申请人必需确保在后提交的申请公开时所引用的在先或同日提交的另一申请必须也已经公开或与其同日公开，从而不影响公众对该发明申请的理解。然而，事实上申请人并不能准确地确定申请的公开日，因为在专利局公开专利申请之前，需要对专利申请进行初步审查，有可能还会多次发出补正通知书。因此当申请人在说明书中引用这类背景技术时一定要慎重，否则有可能因为公开日不符合审查指南的规定而被认定为无效的引用，从而引用的内容不能被认为属于该申请公开的内容，有可能导致公开不充分。

对于来自国外的专利申请，由于一些其它国家也允许在说明书中引用在申请日后公开的本国专利文献，但当这些专利申请进入我国后，而该申请中引用的在先专利并没有到我国申请，如果申请人同样地撰写说明书，则在说明书中的这些引用就不符合我国的规定。例如，在第03814205.8号中国专利申请中，共引用了6篇在先的美国专利申请，在这些美国专利申请中一部分申请公开在申请日和优先权日之间，其它申请都公开在申请日之后或者根本没有公开。依据审查指南的规定，至少对那些公开在申请日之后或者根本没有公开的美国专利申请的引用都是无效的引用，其引用的内容不能构成该说明书公开的一部分，因此说明书是否公开充分需要在不考虑这些无效的引用的情况下进行判断。

引用通常还存在的问题是给出的关于被引用的文献的信息项太少以致不能唯一地确定或得到该文献。如果所引用的文献仅仅属于一般的现有技术描述，通常还可以在后续程序中修改以补入相关引用信息。但如果所引用的文献内容与发明点密切相关且不属于现有技术时，有可能造成说明书公开不充分的严重缺陷。不过，对于审查指南中规定在引用专利文献时应当至少指明专利文献的国别和文献号，笔者认为可以灵活掌握，只要能够容易地、唯一地确定被引用的文献即可。例如，如果说明书中引用还没有公开的中国专利文献，可以通过申请号（如果有的话）或发明名称加上申请人或发明人和申请日的方式引用。当然，对于已经公开的专利文献，最好还是采用国别加文献号的方式。

例如，在第02111619.9号中国专利申请中，申请人采用引用的方式撰写涉及发明点的一个重要技术特征，但该申请文件仅指出它是已受理的发明专利申请，其发明名称为“填料塔塔顶汽液分流回流液均衡佈料器”。虽然该说明书中没有给出被引用文献的申请号或申请日等其它信息，但是在中国专利文献数据库中通过发明人和上述标题进行简单检索即能够唯一地确定所引用的专利文献且其与该申请同日公开，因此笔者认为该引用虽然不是最佳的引用方式，但仍然应当是有效的引用。

此外，对于引用内容较多的文献，还应当给出文献中的准确位置，尤其是当引用书籍或字典时，通常应当给出章节或页码等，否则如果本领域普通技术人员在阅读说明书时不能毫无疑义地、唯一地确定申请人所引用的内容时，该引用也可能被认定为无效的引用。这种缺陷的一种表现形式是在说明书中或结尾以含糊的方式列出一系列参考文献。

此外，与发明点密切相关的内容不应当采用引用的方式描述，而是应当清楚完整地描述出来，这主要是便于专利审查和公众阅读和理解发明。如果在说明书中出现这种引用，关于申请人是否可以将引用的相应内容补充进入说明书中的问题将在下文中进一步讨论。

2.背景技术部分描述不当

在背景技术部分中通常描述有利于理解、检索、审查发明申请的现有技术或在先或同日申请的并且不晚于该申请的公开日公开的中国专利申请的内容。背景技术部分描述不当主要有如下两种形式。

第一，描述的现有技术水平太低。这类问题在国内申请中比较常见。这其中的主要原因除了申请人掌握的现有技术水平太低之外，还与申请人对说明书中的背景技术部分的作用认识不够有关。如果申请人描述的现有技术水平非常低，相应地申请人针对这种现有技术所要解决的技术问题、获得的技术效果等通常也不是新的，在审查员将这种基于极低的现有技术水平做出的发明或实用新型与现有技术进行比较以判断新颖性或创造性时，容易忽略掉其真正对现有技术做出贡献的技术内容，由此可能导致对新颖性或创造性的质疑。因此，申请人/代理人在撰写说明书时应当尽可能进行现有技术检索，并在说明书背景技术部分描述所掌握的最接近的背景技术，这样有利于后续的检索、审查等程序。

第二，背景技术没有与发明内容前后呼应。背景技术部分的重要作用之一在于确立申请人提出该发明申请时所基于的技术基础，这种基础不是泛泛的基础，而是应当与其在该申请中所解决的技术问题密切相关的技术基础，因此背景技术的描述应当与后面申请人提出的所解决的技术问题、技术手段以及技术效果等前后呼应。

例如在涉及一种以沥青为基体的新型复合阻尼材料及其用于高速铁道车辆制振降噪的方法的专利申请中，申请人在说明书背景技术部分中主要描述高速铁道车辆制振降噪的必要性，很少描述高速铁道车辆制振降噪的技术现状。但依据申请人在说明书中提出的要解决的技术问题，申请人除了简要描述其必要性之外，还应当重点描述铁道车辆尤其是高速铁道车辆当前制振降噪的方法以及其中存在的问题、目前用于制振降噪的沥青阻尼材料以及它直接用于高速铁道车辆中存在的问题等内容。通过对这种技术现状的描述，由此引出本发明申请所要解决的技术问题、技术手段以及技术效果，这样前后呼应，从不同角度公开发明内容。而且通过对这种现有技术（背景技术）的剖析，有可能使所解决的技术问题更加深入，从而将发明引向深入，这对于在后审查中的新颖性、创造性判断是极为有利的。

3.术语使用不当

除了上文指出的说明书中可能出现的与现有技术、背景技术相关的问题之外，在说明书中的某些不当的用语也可能导致问题。比如说明书中的用语没有采用标准的科技术语、使用不是本领域普通技术人员所熟悉的缩写等。由于这类用语通常完全属于现有技术内容，因此比较容易克服，通常不会带来严重的问题，但它是审查员在专利审查过程中对说明书质疑较多的缺陷类型。

在说明书中还经常存在的一类问题是使用“特殊的”、“专用的”等特定限定语。通常这类用语不会存在问题，但是如果审查员不能确定这类词汇所限定的技术内容是否属于现有技术时，也可能受到审查员的质疑，这时申请人就必需解释或证明该技术内容属于现有技术，否则也可能影响说明书公开的清楚性。当然，如果所涉及的技术确实属于未公开的特定内容，则必需在说明书中详细地描述。笔者在此只是想强调，申请人在撰写说明书时，在说明书中应该慎用上述术语，如果在说明书中需要引用由特定厂商生产的特定或专用的公开销售的产品（即属于现有技术），则在说明书中除了引用产品或部件的名称之外，最好同时说明制造商以及制造地，以免在后续程序中引起不必要的麻烦。

几点讨论

1.关于说明书中引用的外国专利文献的公开日

目前审查指南中规定在说明书中引用的外国专利文献或非专利文献都必须公开在该申请的申请日之前，但对于具有优先权的专利申请，笔者认为这种引用文献还应当公开在优先权日之前。因为从优先权是否成立的条件看，如果优先权成立，说明在后申请与优先权文本公开的内容一致，反之，如果在优先权日没有公开而是在后公开，则说明在后公开与优先权文本不同，则根本不能享有优先权。因此如果申请人在专利申请的说明书中引用了影响说明书是否清楚完整公开的外国专利文献并且该专利申请要求了优先权，则该外国专利文献应该公开在优先权日之前。如果该外国专利文献公开在优先权日之后、申请日之前，则该优先权不能成立，但说明书公开仍然是清楚完整的；如果该外国专利文献公开在申请日之后，则不仅该申请不能享有优先权，而且该说明书有可能公开不充分。

上述问题实际上也就是说明书是否清楚完整公开的时间界限问题。申请人要想获得专利权，他首先必需向专利局清楚完整地公开其发明（专利局再向社会公众公开）并要求其权利，而优先权的作用在于使他人在优先权期间提交的相同主题的发明创造不影响其获得专利权。因此，对于有优先权的申请，判断说明书是否清楚完整地公开发明的时间界限应该是优先权日，而不是申请日。对于说明书中引用在先申请的中国专利文献，由于这些中国专利文献已经向专利局公开，因此只要有明确的指引即可作为说明书公开的一部分，至于要求其公开日不得晚于本申请的公开日，则主要是出于对公众利益保护的考虑。

2.关于以同族专利文献替换原来不符合引用要求的外国专利文献

依照现行的审查指南中规定的说明书中引用的外国专利文献必需公开在申请日之前（而不是优先权日之前），那么在上文的案例中申请人是否可以将不符合要求的外国专利文献修改为公开日在该申请的申请日之前的外国同族专利文献（假设存在的话）。笔者认为，如果该同族专利公开在该申请的优先权日之前或者该申请没有要求优先权日，则可以进行这种修改，因为在这种情况下该同族专利实际上已经构成了现有技术，在说明书中补充原来就存在一定的指引（例如标题、发明人等）的现有技术通常是可以的。但如果该同族专利公开在优先权日和申请日之间，则不可以，因为在这种情况下该外国同族专利仍然不属于现有技术，如果引用该同族专利，它仍然是作为发明公开的一部分，这种修改相当于对发明内容的修改，即使是两者是同族专利，其内容也可能存在不同，因此这种修改可能使公众看到与说明书原始公开不同的内容，即修改可能超出原始说明书和权利要求书的范围，因此这种修改通常不被允许。

3.采用引用方式撰写的涉及发明点的内容是否可以补充进入说明书

这里讨论的前提是，引用的形式要件完全符合审查指南的规定，所引用的文献的内容已经构成了说明书公开的一部分。所引用的文献所涉及的内容虽然构成了说明书公开的一部分，但是它毕竟没有直接记载在说明书中，因此在为克服审查指南的上述规定需要将所引用的文献记载的内容补充进入说明书中时，我们通常还需要考虑在将其补充进入说明书中之后是否导致修改超范围等问题。例如，假设所引用的文献中记载了多种技术方案，而本领域普通技术人员根据申请的说明书中的内容不能唯一地确定本申请到底引用多种技术方案中的哪一种方案，如果将所引用的文献中某一种方案补充进入说明书（即将原来不确定的内容修改为确定的内容），或者，申请的说明书原来公开了某种具体方案或效果，将所引用的文献的内容补充进入说明书中之后导致方案或效果不确定（即将原来确定的内容变为不确定的内容），这样的修改都可能导致超出了原始申请文件所记载的范围，不符合专利法第三十三条的规定。因此，在撰写说明书时，对于这种涉及发明点的内容最好详细地描述出来。

（作者周胜生:国家知识产权局专利局专利审查员）

①参见《新专利法详解》，国家知识产权局条法司著，知识产权出版社，第132-133页。

②参见《审查指南》（2006版），知识产权出版社，第二部分第三章第2.1.3.1节。

③参见“引用的文献构成发明公开内容的条件”，白光清，冯小兵，《中国专利与商标》，2000年第3期。

④参见《审查指南》（2006版），知识产权出版社，第二部分第二章第2.2.3节。